Park Law Firm

+ 미국에 특허를 출원하고, 같은 내용을 세계 주요 국가에 출원을 하려고 합니다. 각국별 제도는 어떤 차이가 있으며 어떻게 대비하여야 하는 지요.

미국에 특허를 출원하고, 같은 내용을 세계 주요 국가에 출원을 하려고 합니다. 각국별 제도는 어떤 차이가 있으며 어떻게 대비하여야 하는 지요.

물건이나 돈과는 달리, 특허에 대한 권리는 재산권이기는 하나 국경을 넘는 것이 그렇게 자유롭지 않습니다. 특허권은 각국의 국내법에 속하는 문제로서 심사도 각국의 특허청에 의해 개별적이고 독립적으로 이루어지며, 아직까지 세계 공통으로 인정되는 특허는 없습니다. 다만 특허권의 내용은 문화적인 특색에 좌우되지 않는 기술적인 내용으로 한 국가에서 특허를 받으면, 다른 국가에서도 특허를 받을 가능성이 많습니다.

외국에 특허 출원을 하여 특허를 받고 특허권을 행사하는 것은, 특허를 비롯한 지적 재산권이 무역에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 세계 무역에서 중요한 법률적 문제로 떠오르고, 안정적이고 예측가능한 특허권의 행사를 위해, 특허법 체계를 통일시키고자 하는 노력이 세계 무역 기구 (World Trade Organization, WTO)의 주도하에 지속적으로 이루어졌습니다. 그 결과 특허로서 보호받을 수 있는 대상의 범위가 넓어지고, 심사 절차가 강화되어 나중에 재판에서 무효가 되는 특허의 비율이 줄어들고 특허권자는 더 넓은 권리 범위를 가질 수 있는 등 특허권의 안정성이 증가되었습니다. 즉 특허의 경제적 가치가 증대되어 기술 개발을 보다 더 촉진하게 되었고, 외국에의 투자를 보다 더 용이하게 하게 되었습니다. 다시 말하면 예를 들어 미국에 특허 출원하여 특허를 받았을 때, 한국, 일본이나 유럽에서도 같은 청구범위로 특허를 받을 가능성과 실제 특허권의 침해가 문제가 되어 소송을 하게 되었을 때 소송을 이겨 특허권을 행사할 가능성이 더 확실하게 되어, 특허의 재산권으로서의 국제간 교류가 더 활발해질 수 있게 된 것입니다.

다만 현재의 상황에서도 각국별 특허법의 차이에 의한 절차 부담과 특허 부여 및 특허권 행사상에 있어서의 불확실성은 계속 존재합니다. 여러 국가를 대상으로 특허를 출원하여 특허를 받음으로서 기술 개발에 의한 경제적 이익을 현실화하고자 하는 경우, 특허 전략을 수립하고 이에 따라 특허 출원 절차를 진행하는 것이 필요합니다. 특허 전략 중 가장 중요한 것은 시기를 맞추어 출원하는 것입니다. 특허는 이미 존재하지 않는 새로운 것에만 주어지기 때문입니다. 특허 출원 시점에서 이미 일반에게 알려진 것은 원칙적으로 특허가 주어지지 않습니다. 미국 특허법하에서는 판매 또는 간행물 등에 의해 일반인에게 알려진 후에도 1년 동안은 출원을 하여 특허를 받는 것이 가능합니다. 한국 및 일본은 이러한 유예기간이 6개월이며 공개가 이루어진 상황도 제한적으로 인정됩니다. 유럽은 더욱 까다로워 제3자에 의한 도용이나 공인된 박람회에서 공개된 경우에만 인정됩니다. 즉 특허 출원은 제3자에게 알려지지 않은 상황에서 가능한 한 빨리 하는 것이 최선입니다. 어느 한 국가에 출원한 후에는 세계 대부분의 국가에서 우선권을 인정받아 1년 이내에 출원할 수 있습니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국 특허 출원을 하여 심사 진행중에 있습니다. 같은 발명을 유럽 국가들에 출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는 지요.

미국 특허 출원을 하여 심사 진행중에 있습니다. 같은 발명을 유럽 국가들에 출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는 지요.

유럽은 유럽 연합 (European Union)으로 대표되는 바와 같이, 하나의 동질적인 연합체를 형성하고 있어, 경제 활동의 대상으로서도 하나로 인식되는 경우가 많습니다. 유럽에 대한 특허 출원은 유럽 특허 시스템 (European Patent System)을 통해서 하나로 묶어서 하는 것이 가능합니다.

유럽 특허는 가입국에 대한 지역 특허를 심사하고 부여하는 제도입니다. 출원 및 심사까지는 유럽 특허청에서 일괄적으로 진행합니다. 다만 특허권으로서의 행사는 각국별 언어 및 사법 행정 제도의 차이로 각국별로 이루어집니다. 유럽 특허의 가입국은 현재 영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인 스위스 등 주요 국가를 포함하여 31개국입니다. 유럽 특허의 출원은 나중에 특허권을 행사할 국가들을 지정하고, 공식 언어인 영어, 프랑스어 및 독일어 중 하나로 작성된 특허 명세서를 제출함에 의해 이루어집니다. 국가 지정은 출원단계에서는 지정국에 수에 따라 수수료를 지불하는 것입니다. 출원 접수 및 심사는 유럽 특허청에서 통합적으로 수행하며, 심사 절차는 구체적으로 신규성 및 진보성 등의 일반적 특허요건을 만족하는 지 여부의 심사, 심사 결과에 따른 특허의 허락 (Grant)과 일반인에 대한 공고 (Publication) 및 공고후 9개월까지의 일반인에 의한 이의신청 (Opposition) 절차를 포함합니다. 각국별 권리 행사는 각국별 언어로의 번역 절차를 포함하며, 특허 침해 소송은 유럽을 통합하는 사법적 기관은 아직 없으며, 각국별 사법 절차에 따라 수행됩니다.

유럽 특허 출원은 통상 PCT (Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제 출원 (International Application )의 국내 단계 (National Phase) 절차로서 진행되는 경우가 많습니다. 이는 통상 PCT 국제 출원 제도의 장점의 하나인 출원 시점을 늦출 수 있는 효과의 결과입니다. PCT 국제출원은 통상 미국이나 한국에서 한 특허 출원을 근거로 출원되며, 이때 근거가 된 특허 출원의 출원일을 우선일 (Priority Date)이라 합니다. 유럽 특허 출원은 우선일로부터 31개월, 즉 2년 7개월이 되는 때까지 우선권의 이익을 유지하면서 출원하는 것이 가능합니다. 우선권의 유지가 중요한 것은 이미 알려진 내용에 대해서는 신규성 (Novelty)이 없는 것으로 특허를 받을 수가 없기 때문입니다. 즉 유럽에서 특허를 받을 권리를 확보하기 위해 통상적으로 PCT 국제 출원을 하고, 미국 등에서 최초로 출원한 날로부터 2년 7개월 이내에 유럽 특허 출원을 함으로서 우선권의 이익을 유지하며 특허 출원을 할 수 있습니다.

유럽 특허 출원은 유럽 전체를 대상으로 출원하는 것외에 각국별로 하는 것도 가능합니다. 출원할 국가가 3개국 이상인 경우에는 비용면에서 유럽 특허 출원을 하는 것이 유리합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허 출원을 의뢰하기 위해 도면을 준비하려 합니다. 구체적으로 어떻게 준비를 하여야 하는 것인지요?

특허 출원을 의뢰하기 위해 도면을 준비하려 합니다. 구체적으로 어떻게 준비를 하여야 하는 것인지요?

특허를 받고자 하는 발명의 설명에 도면이 필요하거나 도움이 되는 경우에는 도면을 제출하여야 합니다. 일반적으로 도면이나 그외 시각적인 도형으로 표현되는 기계, 전기, 전자 발명에는 거의 도면이 필요합니다.

특허 출원에 필요한 도면은 일반 생산 도면과 여러 가지 점에서 성격을 달리합니다. 특허 출원을 위한 도면에서 가장 중요한 것은 발명으로 주장하는 부분을 모두 표현하여야 한다는 것입니다. 또한 발명품 자체는 아니더라도 발명품과 관련된 다른 부품 또는 물체들과의 관계를 표현하여야 합니다. 발명한 내용의 구성 요소가 전부 새로운 것인 발명은 드물며, 일반적으로 이미 알려진 기술, 즉 종래 기술(Prior Art)을 포함하게 됩니다. 예를 들어 자동차 부품에 관한 발명인 경우, 특허를 청구하는 부품 자체 및 그 부품이 조립되고 작동하는 주변의 다른 부품들과의 관계를 표시하여야 합니다. 발명품의 종래 기술에 비해 향상된 특징을 비교 설명하기 위해 종래 기술에 의한 부품을 표현하는 경우도 있습니다.

발명품 자체는 그분야의 평균적인 지식을 갖는 사람 또는 기술자가 보고 발명품을 만들 수 있는 정도까지 충분히 자세하게 표현하여야 합니다. 발명품의 작동과 관련된 종래 기술에 의한 부품들은 간략한 도형 등으로 세부를 생략하여 표현할 수 있습니다. 도면은 전문 제도사가 수작업으로 작성하거나, 컴퓨터 프로그램으로 작성하여 인쇄한 정도면 (Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 심사 단계에서는 위에 설명한 대로 발명을 정확하게 표현하는 한 수작업으로 그린 도면 (Informal Drawings)을 제출하여도 통상 받아들여집니다. 다만 특허가 허락되어 발행(Issue)되는 단계에서는 정도면을 제출하여야 합니다.

특허 출원 도면은 생산 도면과는 달리 축척 (scale)에 맞추어 크기를 정확하게 작성하거나 재질 및 가공 방법을 일일히 표시할 필요는 없습니다. 또한 보이지 않는 부분을 점선으로 일일히 도시하지 않아도 됩니다. 또한 발명의 이해를 돕기 위해서는 발명에 관련된 사항만을 표현하여 심사관이 종래 기술과의 차이를 명확히 인식하게 하는 것이 바람직합니다. 즉 종래 기술에 의한 부분은 발명의 구성 요소에 비해 간략하게 표시하는 것이 필요합니다.

생산 도면과 또 다른 점은 특허 출원 명세서에 설명된 발명의 구성 요소와 도면에 표현된 구성 요소를 연관시키기 위해 참조 부호 (Reference Number)가 사용된다는 점입니다. 특허 출원서의 청구범위 (Claims)에 기재된 모든 구성 요소는 명세서의 상세한 설명 및 도면에서 참조 부호에 의해 확인이 되어야 합니다. 참조 부호는 명세서 및 도면 전체에서 일관적으로 사용되어야 하며, 같은 부품은 같은 참조 부호로 지시되고, 기능은 같다 할지라도 구체적인 실시예에 따라 형상 등 세부적인 면에서 다른 부품은 각각 다른 참조 부호로 지시되어야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허 출원에는 발명을 설명하기 위해 명세서와 도면이 필요한 것으로 알고 있습니다. 명세서는 구체적으로 어떤 형식으로 작성되는 것인지요?

특허 출원에는 발명을 설명하기 위해 명세서와 도면이 필요한 것으로 알고 있습니다. 명세서는 구체적으로 어떤 형식으로 작성되는 것인지요?

특허 출원의 가장 중요한 부분은 발명의 기술적 내용을 설명하는 명세서(Specification) 및 도면 (Drawings)입니다. 도면은 기계 장치의 발명과 같이 작동하는 구성 요소들을 시각적인 도형으로 확인할 필요가 있을 때 제출하여야 하며, 화학 물질에 관한 발명과 같이 시각적인 설명이 필요치 않은 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

명세서는 기술적 내용을 글로서 표현한 것입니다. 발명의 사용에 있어서는 기계 장치의 도면이나 화학식만으로도 가능하나, 특허 출원은 발명을 반드시 글로서 표현하여야 합니다. 특허출원에 대해 특허 여부를 결정하기 위해 특허청에서 수행하는 심사, 그리고 침해 여부 판단을 위한 법원의 심리 모두가 명세서, 그중에서 청구범위(Claims)를 기준으로 수행됩니다.

명세서는 통상 발명의 명칭, 관련 출원, 발명의 분야, 발명의 배경, 발명의 요약, 도면의 간단한 설명, 양호한 실시예의 설명, 청구범위 및 요약서로 구성됩니다.

‘발명의 명칭’은 발명을 대략적인 분류를 위해 짧게 표현하는 것입니다. ‘관련 출원’ 항목은 같은 발명을 외국에 출원하였었거나, 다른 미국 출원에 이어서 하는 내용일 때 주로 우선권 주장의 근거로서 관련 출원의 번호를 기재하는 것입니다. ‘발명의 분야’는 특허를 청구하는 중심적 내용이 속하는 기술 분야를 기재하는 것입니다. ‘발명의 배경’은 출원한 발명이 종래의 기술과 다른 점을 명확하게 설명하여 심사관이 발명에 의해 해결되는 종래의 문제점을 이해할 수 있게 하는 것입니다. ‘발명의 요약’은 특허를 받고자 하는 내용과 발명의 특징 및 장점을 요약 설명한 것입니다. ‘도면의 간단한 설명’은 명세서에 첨부되는 도면의 내용을 목록화하여 간단히 설명한 것입니다.

‘양호한 실시예의 설명’은 발명자가 가장 좋다고 생각하는 발명의 구성 및 사용을 명료하게 간략하게 그리고 정확하게 설명한 것입니다. 더 구체적으로는 그 발명의 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있을 정도로 발명을 설명하는 것입니다.

‘청구범위’는 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 기재한 것입니다. 명세서의 다른 부분은 모두 발명을 설명하고 이해하기 위한 부분이나, 청구범위는 특허를 받고자 하는 발명만을 기재한 것이며, 심사 및 침해의 기준도 청구범위입니다. 청구범위는 독립항을 중심으로 하여 여러개의 종속항들로 기재할 수 있으며, 청구범위에 기재된 내용은 명세서의 다른 부분들과 도면에 의해 뒷받침되어야 합니다. ‘요약서’는 발명을 주로 검색의 편의를 목적으로 150 단어 이내의 한 문장으로 요약 표현한 것입니다.

이상 설명한 바와 같이 명세서의 각 부분은 특허 출원의 심사와 특허권의 행사, 그리고 특허에 의해 공개되는 내용의 일반 공중에 의한 이용을 위한 목적을 갖으며, 명세서는 이러한 목적을 잘 달성할 수 있도록 작성하는 것이 중요합니다.
박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 저희 회사의 제품에 대해 특허 출원을 하여 특허를 받았습니다. 근래에 경쟁사의 제품이 저희 회사의 제품과 같은 특징을 갖는 것으로 판단되어 침해 소송을 하려 한 결과 상대의 의견은 제품끼리는 비슷한 점이 있으나 저희 특허의 청구 범위가 좁아 침해가 아니라고 주장합니다. 이에 대한 대응 방안이 있을까요?

저희 회사의 제품에 대해 특허 출원을 하여 특허를 받았습니다. 근래에 경쟁사의 제품이 저희 회사의 제품과 같은 특징을 갖는 것으로 판단되어 침해 소송을 하려 한 결과 상대의 의견은 제품끼리는 비슷한 점이 있으나 저희 특허의 청구 범위가 좁아 침해가 아니라고 주장합니다. 이에 대한 대응 방안이 있을까요?

특허의 침해 판단은 청구범위 (Claims)를 기준으로 하는 것으로, 특허 명세서 (Specification) 및 도면 (Drawings)에 기재된 내용의 전부가 특허권의 범위가 되는 것은 아닙니다. 그러므로 명세서와 도면에 기재된 기술 내용에 포함은 되지만, 특허 침해는 되지 않을 수도 있습니다. 청구범위의 기재는 명세서 및 도면의 기재 내용에서 이해되는 발명보다 넓을 수는 없으나, 그 범위 내에서는 특허 받은 것보다 넓게 기재하는 기회가 허용됩니다.

특허권자는 재발행 출원(Reissue Application)을 통해, 이미 받은 특허에 대해서도 청구범위를 넓힐 기회를 가질 수 있습니다. 재발행 출원을 위해서는 청구범위가 너무 넓거나 좁게 기재된 것 또는 다른 결함이 특허에 포함된 것이 실수이었거나, 기만적 의도(Deceptive Intention)가 없어야 하고, 소정의 비용과 함께 필요한 보정서(Amendment)를 제출하여야 합니다. 특허청장은 재발행 출원을 심사하여, 특허의 재발행(Reissue)을 하게 되고 재발행된 내용은 특허권의 남은 기간 동안 유효합니다. 재발행 출원의 심사 과정은 일반 특허 출원의 심사 과정과 같습니다.

예를 들어 복사기의 특허에 대해 복사기가 종이를 담는 용기가 복수개인 것과 종이의 선택이 자동으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명만이 청구범위에 기재되어 있는 경우, 복사기의 종이를 담는 용기가 여럿이지만 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 제품에 대해서는 특허권이 미치지 않아 침해로 제재할 수 없습니다. 이 경우 명세서 및 도면에 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 것이 기재되어 있거나, 자동으로만 제한되어 있지 않으며, 특허를 받은 특허 출원 당시에 신규성 등을 부정하는 종래 기술(Prior Art)이 없었으면, 즉 처음에 특허 출원을 할 당시에 특허를 받았을 수 있는 내용의 청구범위를 재발행 출원에 의해 제출을 하면 종이를 담는 용기가 여럿이고 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 복사기, 또는 종이의 선택 방식에 관계없이 종이를 담는 용기가 여럿인 것만을 특징으로 하는 복사기를 재발행에 의해 특허권의 범위에 포함시킬 수 있습니다.

재발행 출원이 특허권의 행사에 문제가 되는 명세서 및 도면의 결함 등을 수정하는 목적이 아니고, 청구범위를 넓히고자 하는 경우에는 특허의 발행일 (Issue Date)로부터 2년 이내에 재발행 출원을 하여야 합니다. 특허권은 일반 대중이 특허된 발명을 이용한 권리를 제한하는 것이므로, 재발행 출원이 출원 및 심사 과정중에 확정하였어야 할 권리 내용을 예외적으로 수정하는 기회를 주기는 하지만 권리범위가 넓어지는 경우는 시기 제한을 두어 확정을 빨리 하게 하려는 것입니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허 출원된 발명의 개발에 참여는 했으나, 특허 출원에 발명자로서 기재되지는 않았습니다. 현재 특허 출원의 심사 중인데 발명자로 추가가 가능한지요?

특허 출원된 발명의 개발에 참여는 했으나, 특허 출원에 발명자로서 기재되지는 않았습니다. 현재 특허 출원의 심사 중인데 발명자로 추가가 가능한지요?

오늘날의 특허 발명은 단체 활동으로 즉 팀워크로 이루어지는 경우가 많습니다. 이는 특히 기업이나 대학의 연구소에서 주어진 제품 개발이나 연구 과제에 따른 업무 또는 연구 활동의 결과 발명이 이루어져 특허 출원을 하게 되는 경우가 전형적인 예입니다. 공동 발명 즉 발명자가 혼자가 아니고 여럿인 경우가 보편적이 되고 이는 미국 특허법에도 오래전에 반영이 되었습니다. 특허법은 발명자들이 같은 공간에서 일하거나, 같은 시간에 일하지 않은 경우, 같은 종류나 같은 양의 노력을 하지 않은 경우 또는 특허 출원의 청구항 전부에 관련한 노력을 하지 않은 경우에도 공동 발명자로 인정될 수 있게 하고 있습니다. 즉 서로 다른 사무실에서 서로 다른 시간에 발명을 하고, 발명에 기여도가 서로 다르고, 청구항 중 일부에만 관여한 경우에도 발명자로서 특허 출원에 포함될 수 있습니다.

발명의 핵심 개념을 알고 활동을 한 것인지, 아니면 단순히 지시에 따라 필요한 부분에 한하여 조력만 한 것인지에 따라 발명자로서 자격을 갖추었는 지의 판단이 달라집니다. 발명의 개념에 직접 관여하지 않고 단순히 알려진 기술에 따라 발명적인 노력없이 통상적인 노력만으로 활동을 한 구성원은 발명자가 아닙니다. 이는 같은 팀이 아니고 일부의 기능 부분을 전문업체 등에 외주를 준 경우에도 같이 적용됩니다. 즉 외주 업체의 기술자가 발명의 개념에 관여한 것인지, 단순히 주문에 따라 일한 것인지에 따라 발명자의 여부가 결정됩니다.

공동 발명의 경우 발명자로 포함시킬지의 여부는 이와 같이 판단이 어려운 경우가 있습니다. 특허법은 이러한 이유 등으로 발명자가 잘못 기재된 경우에 출원 이후에 발명자를 추가하거나 정정하는 것을 일정 요건하에 허용합니다. 발명자의 정정은 발명자가 아닌 자가 발명자로 출원이 되어 그 사람의 이름을 발명자에서 제외하는 것도 포함합니다.

발명자의 추가나 정정을 위해 필요한 조건 중 가장 중요한 것은 잘못된 사항이 고의가 아닌 실수에 의한 것이었고, 그 실수가 일어난 것에 발명자로서 정정이나 추가를 원하는 자의 기만적 의도 (deceptive intention)가 없었어야 한다는 것입니다. 이는 추가 또는 삭제 등의 정정을 원하는 자의 진술서 (statement)를 제출하면 됩니다. 그외 소정의 수수료를 납부하여야 하며, 정정된 명단에 따른 발명자 선언문 (Declaration)이 필요할 수 있습니다. 특허 출원이 양도된 경우에는 양수인 (assignee)의 서면 동의가 필요합니다. 발명자의 추가 및 정정은 특허 출원에 대해서뿐만 아니라 이미 발행된 특허에 대해서도 가능합니다.

정확한 발명자의 기재는 특허의 유효성의 중요한 전제입니다. 발명자가 빠지거나 발명자가 아닌자가 발명자로 기재되었을 경우, 그것이 실수이고 기만적 의도가 없었던 것이어서 위와 같은 절차에 의해 정정이 되지 않은 한, 특허의 무효로 이어질 수 있습니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허 출원은 발명이 공개되기 이전에 하여야 하는 것으로 알고 있습니다. 다만 논문등으로 발표한 후에도 일정 기간내에는 할 수 있다는 데 구체적으로 어떤 경우가 있는 지요?

특허 출원은 발명이 공개되기 이전에 하여야 하는 것으로 알고 있습니다. 다만 논문등으로 발표한 후에도 일정 기간내에는 할 수 있다는 데 구체적으로 어떤 경우가 있는 지요?

 특허는 원칙적으로 공개되지 않은 것에 대해 주어집니다. 이러한 특허법상의 요구 조건을 신규성 (Novelty)라고 합니다. 발명을 논문 등의 간행물 (printed publication)에 기재하는 것은 특허를 공개하는 행위에 해당합니다. 제품을 판매하기 위해 카타로그 등에 발명의 내용을 기재하는 것도 마찬가지 입니다. 발명을 응용하여 만들어진 제품의 판매 (on sale)도 발명의 내용을 공개하는 것으로 봅니다. 그렇지만 발명 내용의 공개가 반드시 신규성을 만족하지 못한 것으로 되어 특허 출원을 하지 못하게 되는 것은 아닙니다.

미국 특허법은 발명이 공개되었을 지라도 일정 요건하에 특허 출원을 하여 특허를 받을 수 있는 기회를 부여합니다. 그 중 하나는 간행물에 기재한 후에도 1년 동안은 특허 출원을 할 수 있도록 허용하는 규정입니다. 다시 말하자면, 간행물에 기재를 하여 발명의 공개를 하게 되었으면 1년 이내에 출원을 하여야 합니다. 간행물의 기재는 미국 내이거나 미국 밖의 외국에서나, 영어이거나 영어 이외의 다른 언어로 기재한 것을 모두 포함합니다. 즉 한국에서 논문을 발표하였거나 중국에서 중국어로 만들어진 제품 카타로그를 배포하였을 때도 간행물의 기재에 해당합니다.

또 하나의 경우는 제품을 판매하여 발명이 공개된 경우입니다. 제품의 판매는 미국내에서 이루어진 것만 적용됩니다. 즉 한국에서 제품을 판매하였어도 미국에서는 아직 판매를 안하였으면 다른 방법으로 공개되지 않은 한 미국 특허출원을 할 수 있는 기회에는 영향이 없습니다. 제품을 판매하여 발명이 일반인에게 공개되면 판매한지 1년 이내에 특허 출원을 하여야 합니다.

이같이 발명이 공개된 이후에도 유예기간 (Grace Period)을 주어 특허를 받을 수 있게하는 것은 발명을 장려하기 위한 것입니다. 즉 연구 결과를 학회에서 논문으로 발표하거나, 발명을 응용한 제품의 판매는 통상적으로 발명을 인정받기 위해 자주 이루어지며, 특허 출원을 위한 준비나 비용의 투자를 미처 못하는 경우가 많기 때문입니다. 발명자는 주어진 1년의 유예기간내에 특허 출원의 준비 및 필요한 비용을 마련할 기회를 가지게 됩니다.

이같은 유예기간의 규정은 각국별로 다릅니다. 예를 들어 한국은 유예 기간이 6개월이며, 공개되게 된 이유도 발명의 시험, 간행물에 발표, 법으로 지정된 학술 단체에서의 발표 및 박람회에서의 발표 등으로 제한됩니다. 유럽 특허 출원의 경우 간행물에 기재할 경우 특허 출원을 할 수 있는 유예기간을 주지 않습니다.

이같이 유예기간은 일정한 이유에 해당하는 경우 출원을 할 수 있는 기간을 연장시켜주는 것일 뿐, 다른 이유에 의한 공개나 외국 출원의 경우까지 기간의 이익을 주는 것은 아닙니다. 또한 다른 사람의 모방을 막기 위해서도 특허 출원은 가능한 한 빨리 하는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 일상생활에서 얻은 좋은 아이디어를 바탕으로 발명을 완성하여 특허 출원을 생각하고 있습니다. 특허 출원을 꼭 해야 할 이유는 무엇입니까?

일상생활에서 얻은 좋은 아이디어를 바탕으로 발명을 완성하여 특허 출원을 생각하고 있습니다. 특허 출원을 꼭 해야 할 이유는 무엇입니까?

특허란 국가가 개인에게 일정 기간 동안 주는 특권입니다. 특허를 받은 발명품 또는 사업 방식에 대해 발명자의 허락없이는 특허를 준 국가 안에서 제품을 만들지도 못하도록 다른 사람을 배제할 수 있습니다. 뿐만 아니라 다른 국가에서 만든 제품을 특허권을 준 국가에 수입하지 못하도록 할 수 있는 매우 막강한 재산상의 특권이라 할 수 있습니다. 근대 산업의 역사만 보더라도 하나의 특허권이 아예 새로운 사업 영역을 개척한 예가 적지 않습니다. 20년 가까이 되는 특허 존속 기간은 그때까지 존재하지 않았던 완전히 새로운 사업 영역을 개척하기에 충분한 시간이 될 수 있기 때문입니다. 게다가 그 기간 동안 다른 개인이나 회사로부터 전혀 도전받지 않도록 국가가 나서서 보호해준다는 사실은 매력적이지 않을 수 없습니다. 경쟁이 없는 무풍지대에서 사업을 해 나가는 것이나 마찬가지일 것입니다. 그리고 역사적으로 유명한 발명들이 그렇듯이 발명의 아이디어는 먼 곳에 있지 않는 경우가 많습니다. 또 위대한 발명을 하기 위해서 수천 명의 연구원이 밤낮없이 일하는 거대한 연구소가 꼭 필요한 것도 아닙니다. 여느 날과 크게 다르지 않은 일상에서 번득이는 아이디어를 찾아낼 수 있는 열린 마음이 발명을 향한 첫 걸음입니다. 따라서 발명은 심오한 자연의 이치를 깨달은 과학자 또는 어른들만의 전유물이라 할 수도 없습니다. 비록 초등 학생과 같은 어린이들도 발명을 할 수 있고, 기본적인 과학 지식을 배워가는 과정에 있으면서 세상 이치에 대해 눈을 떠가는 중고등 학생이라면 발명을 할 충분한 능력과 자격을 이미 갖추었다고 하겠습니다. 또 발명에 대한 특허 출원을 하고 특허를 받기 위해서 발명품을 실제로 만들어서 동작 여부를 특허청에 보여줄 필요도 없습니다. 발명의 분야에 통상적인 지식을 가진 사람이 읽어서 이해할 수 있도록 특허 출원서를 만들기만 하면 되기 때문입니다. 물론 특허를 받기 위한 특허 출원서를 작성하는 데에는 전문적인 지식이 필요합니다. 바로 특허 변호사 또는 변리사가 존재하는 이유 중 하나이기도 합니다. 21세기 들어 사회 전반에서 창조적인 능력이 더욱 중요시되고 있습니다. 급변하는 정치, 경제, 사회 환경에서 당연한 흐름이라고 봅니다. 하루가 다르게 쏟아져 나오는 말 그대로 “신제품”들이 가능하려면 말입니다. 이런 흐름은 대학 입학 사정에서도 크게 다르지 않다고 합니다. 각 대학 입학 사정관 앞에는 해마다 SAT 고득점자가 넘쳐난다고 합니다. 그러한 상황에서 대학 입학 사정자들의 눈은 지원 학생들의 입학 서류들 중 창조성과 개성을 증명할 수 있는 “객관적인” 자료 쪽으로 쏠릴 수 밖에 없을 것입니다. 학생이 직접 한 발명을 보여주는 특허출원서, 특허출원 번호, 또는 특허증은 그 중 하나가 될 수 있을 것입니다. 창조성이 어느 때보다 강조되는 시대가 되었습니다. 누구나 할 수 있는 발명에 마음의 눈을 여십시오. 제록스의 복사기와 같은 거대한 신사업 분야를 열게 되는 첫 발걸음이 될지도 모르기 때문입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 세계적으로 증가 추세라는 PCT 출원은 어떤 것입니까? PCT 출원을 하고 나서 개별 국가에 따로 특허 출원을 해야 합니까? 어떤 경우에 PCT 출원을 해야 하며, 그 장점에는 어떤 것들이 있습니까?

세계적으로 증가 추세라는 PCT 출원은 어떤 것입니까? PCT 출원을 하고 나서 개별 국가에 따로 특허 출원을 해야 합니까? 어떤 경우에 PCT 출원을 해야 하며, 그 장점에는 어떤 것들이 있습니까?

PCT는 특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty) 의 약자입니다. 1970년 6월 19일에 워싱턴에서 조인되었고 각 회원국들이 자국 내 법 절차를 완료한 1978년 1월 21일부터 발효된 이 국제조약은 열여덟 나라로 출발했습니다. 그때까지 각 나라마다 제각각이었던 특허 제도를 국제적으로 조율한 것으로 볼 수 있습니다. 온 세계의 경제와 시장이 서로 맞물려 돌아가는 현대 세계에서 어느 한 나라의 경제나 시장이 오랜 시간 동안 고립된다는 것은 상상할 수 없는 상황에서 당연한 일이라 볼 수도 있겠지만, 일반인들에게 썩 친숙하다고 할 수도 없는 특허 제도를 두고 세계 주요 나라들이 모여 조약을 체결하였다는 사실은 특허 제도가 현대 산업 사회에서 어느 정도의 비중을 차지하고 있는지를 잘 보여주었던 사건이라 하겠습니다. 한국에서 아주 잘 팔리는 MP3 플레이어나 셀폰은 미국 시장에서도 좋은 판매 성적을 낼 가능성이 높습니다. 그런 까닭에 기발한 발명을 한 개인이나 기업 상품-서비스 공급업자들은 자기 나라뿐 아니라 다른 나라에서 자신들의 아이디어와 상품을 보호받기 원할 것입니다. 그러기 위해서는 특허를 받아야겠지요. 그런데 각 나라마다 특허 제도가 제각각이어서 특허 출원부터 시간과 돈이 엄청나게 들어간다면 분명 국제 경제 성장에 걸림돌이 될 것은 뻔합니다. 국제 특허협력조약은 바로 그런 환경에서 탄생할 수밖에 없었던 것입니다. 지적재산권 보호를 위한 파리 협약의 회원국이면 PCT 회원국이 될 자격을 주어지는데, 2005년 8월 현재 PCT에 가입한 나라는 세계 주요 산업 국가를 거의 다 포함한 128개 나라에 이릅니다. 주요한 비가입국이라면 대만과 아르헨티나 정도입니다. PCT를 한 마디로 말하자면 발명을 국제적으로 보호받기 위해 각 나라별로 해야 했던 개별 특허출원 과정들 중 통합 수 있는 것들에 대해서는 통합된 절차를 제공함으로써 국제출원을 더 쉽게 하자는 조약이라 할 수 있습니다. 주의해야 할 점은 PCT 출원이 “국제 특허” 또는 “PCT 특허”로 허가되지는 않는다는 사실입니다. 단 한 번 출원하고 심사받은 특허로 국제적으로 보호받는 특허나 PCT 특허란 개념은 아예 존재하지 않기 때문입니다. 즉, PCT 출원은 있어도 PCT 특허는 없다는 말입니다. PCT 출원의 주요한 장점은 각 나라별 특허 출원을 최대한 연기할 수 있다는 점입니다. 단순한 우선권 주장을 할 경우 출원을 늦출 수 있는 기간이 1년밖에 안 되는 반면, PCT의 경우 PCT 출원일 또는 PCT 우선권의 출원일로부터 30개월까지 늦출 수 있습니다. 이렇게 함으로써 각 나라별로 특허 출원에 들어갈 수밖에 없는 비용 (출원료, 번역료 등) 을 절약할 수 있게 됩니다.

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+ 한국에서 지식 사회의 총아의 하나로 떠오르고 있는 변리사 제도가 미국에도 있습니까? 변리사는 구체적으로 어떤 일을 합니까? 변리사가 되려면 어떻게 해야 합니까? 변리사 시험을 보기 위한 자격은 어떤 것이 있습니까?

한국에서 지식 사회의 총아의 하나로 떠오르고 있는 변리사 제도가 미국에도 있습니까? 변리사는 구체적으로 어떤 일을 합니까? 변리사가 되려면 어떻게 해야 합니까? 변리사 시험을 보기 위한 자격은 어떤 것이 있습니까?

산업 사회 발전의 원동력인 기술 혁신을 촉진하기 위해 국가가 개인에게 일정 기간 동안 주는 배타적인 권리인 “특허”라는 제도를 대부분의 나라들이 가지고 있습니다. 그리고 그 나라들은 특허를 관장하는 정부기관인 특허청을 상대로 특허를 받아내는 데에 있어 발명자들을 대리하는 변리사란 제도 또는 그와 비슷한 제도를 가지고 있습니다. 누군가 이미 생각해내지 못했고 또 그 분야의 평균적인 종사자가 쉽게 생각해낼 수 없는 발명의 내용을 분석하고 그에 합당한 권리를 과학기술적으로 정확하면서도 법률적인 형식에 맞추어 특허 출원서를 만들고 특허청 심사관을 상대로 발명에 걸맞는 권리 범위를 확정짓는다는 것은 전문가가 아니면 쉽게 접근할 수 없는 일이라 하겠습니다. 발명에 대해서는 물론 발명자 자신이 잘 알겠지만 특허법에 따라 발명을 공개하고 권리를 법적으로 정리하는 것은 발명 자체와는 전혀 다른 차원의 문제라고 할 수 있습니다. 따라서 대부분의 발명은 발명자 스스로보다는 변리사 또는 특허 변호사의 도움을 받아 특허 출원을 하게 됩니다. 한국, 일본, 중국뿐 아니라 미국과 유럽의 대부분의 나라들도 변리사 제도 또는 그와 비슷한 제도를 가지고 있습니다. 미국에서 변리사 (Patent Agent) 가 되기 위해서는 미국특허청이 출제하고 주관하는 변리사 시험 (USPTO registration exam) 에 합격해야 합니다. 미국 변리사 시험은 오지선다형 객관식 문제 100개로 구성되어 있으며 70퍼센트 이상을 맞추어야 합격입니다. 미국 변리사 시험은 미국 특허법, 특허 규정, 그리고 특허청의 내부 심사 기준 등을 집대성한 방대한 (2000쪽 이상) 양의 심사 편람 (MPEP, Manual of Patent Examining Procedure) 에 대한, 다분히 법률적인, 지식을 묻는 시험입니다. 변리사 시험을 보기 위해서 법학 학위를 갖고 있어야 한다거나 법학 과목을 이수할 것을 요구하지는 않지만, 특허가 과학기술 및 공학에 관한 혁신에 관계되기 때문에 미국 특허청은 그에 관한 엄격한 응시 자격을 요구하고 있습니다. 즉, 이공계 학부를 졸업, 또는 특허청장이 정한 그에 준하는 만큼의 이공계 학점을 이수한 사람으로 응시 자격을 제한하고 있는 것입니다. 만약 물리학, 화학, 생물학, 공학 졸업자가 아니라면 물리학이나 화학 8학점을 포함한 총 32~40학점의 이공계 과목을 이수하도록 되어 있습니다. 한편, 미국 특허청은 신분 문제에 대한 변리사 시험 응시 자격을 따로 정해 놓고 있습니다. 즉, 변리사 시험에 응시하기 위해서는 “노동허가” 이상의 신분 상태여야 합니다. 변리사 시험은 2004년 6월까지는 미 전국 15개 장소에서 매년 4월과 10월에 시험을 치렀던 반면, 이제는 종이와 연필로 보는 시험 대신 컴퓨터로 시험을 보게 되면서 부정기적으로, 곧 응시 신청을 하면 3개월 이내에, 미국 특허청과 컴퓨터 시험 관리 계약을 맺은 사설 응시 업체에서 볼 수 있습니다. 변리사 시험 합격률은 40퍼센트 정도로 알려져 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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