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☞ 미국 연방 상표등록에 관하여 (상표 등록 기본 정리 Article)

• 상표(Trademark) 와 상호(Tradename)의 차이점

상표는 한 소유권자의 상품 출처를 다른 사람의 상품과 구별하는 단어, 문구, 기호, 또는 디자인입니다. 서비스 마크는 제품이 아닌 서비스의 출처를 식별하고 구별한다는 점을 제외하고는 상표와 동일합니다. 그러므로 상표는 상품의 이름을 말하며 회사 이름을 표현하는 상호 (Business Name)와는 구분됩니다. 가령 Microsoft®사의 컴퓨터 구동 시스 템 소프트웨어인 Windows Office®이라 표현 경우 Microsoft®는 회사이름인 상호이며 또 등록된 상표이며 Windows Office®는 등록된 상표에 해당됩니다. 때로는 회사이름 즉 상호를 연방정부나 주정부에 상표로 등록하여 IBM®의 경우와 같이 회사이름을 제품에 사용하는 상표로 사용할 수 있습니다.

일반적으로 상표라 하면 상품에 붙이는 상표(Trademark)또는 호텔 등 서비스업에 사용되는 서비스마크(Service Mark)를 말합니다. 상표의 독점사용권을 보호받으려면 별도의 등록과정을 거쳐야합니다. 주 정부에 상표 등록하여 해당 주 내에서 보호받을 수 있고 연방정부등록을 통 하여 미국 50개주 전체에서 해당분야의 상표사용을 독점할 수 있습니다. 주정부나 연방정부에 등록된 상표가 보호받는 이유는 많은 시간 및 비용을 투자하여 형성된 상표의 인지도나 유명도가 남용되는 것을 방지함으로 소비자를 보호하는 한편 상표권자의 권리를 보호하기 위함입니다.

연방정부나 주정부가 상표등록 여부를 심사할 때 고려하는 중요한 요소는 기존의 다른 상표와의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)입니다. 따라서 이미 등록된 상표와 동일한 상표만 아니라 유사한 상표의 등록도 거절 될 수 있는 가능성을 고려하면 등록된 상표의 보호범위는 광대할 수 있습니다. 다시 말해, 일단 상표로 등록이 되면 동일한 분야 동일한 이름의 상표는 물론이고 등록된 상표를 모방한 것으로 판단될 수 있는 유사한 이름의 신규 상표등록을 상당한 정도로 차단할 수 있는 효과를 고려한다면 등록된 상표의 보호권은 매우 강력하다 할 수 있습니다.

특히 1996년부터는 등록된 상표의 보호권이 더욱 넓어져서 등록된 유명 상표 경우에는 상품의 카테고리에 관계없이 상표권을 주장할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 규모 있는 회사들은 이러한 새로운 법안을 남용하여 소규모 사업체의 상표등록을 간접적으로 저지할 수 있으므로 서둘러 상표를 등록하여 보호권을 확보해두는 것이 바람직합니다.

• 상표(Trademark)와 트레이드 드레스(Trade Dress)와의 차이점

일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이 같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로는 코카콜라 병을 들 수 있습니다. 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표에 적용되는 전통적인 판례법에 의한 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉, 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서, 또는 디자인 특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표출원 또는 디자인 특허 출원을 통해 등록상표 혹은 등록된 디자인 특허를 받아 보다 넓은 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매해 2차적 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 2차적 의미의 획득 과정에 있어 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 코카콜라 병이 장기간 사용돼 같은 형태의 음료수 병을 보면 모든 소비자가 코카콜라를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비 자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하는 경우를 말합니다. 2차적 의미를 소유한 트레이드 드레스는 상표등록에 문제없을 수 있습니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장 또는 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에 게 혼동을 일으킬 가능성(Likelihood of Confusion)이 있어야 합니다. 혼동가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 실제로 혼동을 일으키는지 여부를 말합니다.

법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해 여부 및 이에 따른 금지 처분 결정을 내리게 됩니다. 첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다. 둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다 추가로 실용성이 있으므로 형성된 트레이드 드레스는 트레이드 드레스로 인정을 받을 수 없습니다.

• 상표(Trademark) 출원 과정

미국 연방정부 상표출원을 위해서는 상표로 사용할 마크(Mark)와 출원인의 인적사항, 국제 분류기준에 따른 상표사용 상품 또는 서비스의 리스트가 필요합니다. 출원인이 미국에 거주하지 않을 경우는 대리인을 선정하면 됩니다. 예를 들어 한국에 거주하는 사람도 미국 변호사, 즉 대리인을 선정해 미국에 상표출원을 할 수 있습니다.

마크는 단어(Word Mark) 또는 디자인(Design Mark)을 사용할 수 있습니다. 상표출원서에는 마크를 표시한 도면을 첨부하게 됩니다. 단어 마크(Word Mark)는 출원서에 단어를 기입하므로 도면을 형성할 수 있고 디자인 마크(Design Mark) 도면은 상품에 부착된 상표 견본 또는 상표가 인쇄된 카탈로그 등으로 작성할 수 있습니다. 상표출원과 관련, 마크의 선택 다음으로 중요한 것은 출원상표가 사용되는 상품 또는 서비스의 선택입니다.

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교해 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 합니다. 미국 특허상표청이 상표를 심사할 때 혼동가능성의 판단은 출원상표와 등록상표가 비슷하고, 출원상표의 상품과 등록 상표의 상품이 관련돼 있을 때 성립합니다. 즉 비슷한 상품에 비슷한 상 표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 있는 경우, 혼동가능성을 근거로 출원상표를 거절하게 됩니다.

출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록상표가 존재하는지, 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련 있는지를 확인할 수 있습니다. 연방등록상표 또는 출원된 상표의 검색은 미국 특허상표청의 웹사이트(http://tmsearch.uspto.gov)에서 무료로 가 능합니다. 이미 사용하고 있는 상표는 물론이고, 앞으로 사용할 의사가 있는 상표도 출원할 수 있습니다. 외국 상표 등록이 있다면 동일한 마크를 외국 등록기반으로 출원할 수 있습니다. 다만 사용 의사에 근거해 출원한 상표는 등록 전까지 실제로 사용한 증거를 제출해야 합니다. 등록된 상표는 10년 마다 갱신(Renewal)이 가능하므로 영구적으로 권리를 행사할 수 있습니다. 등록상표는 계속적으로 사용해야 하며, 등록 후 5년부터 6년 사이의 1년 간의 기간, 그리고 갱신 전 1년간의 기간마다 실제 사용 증거를 제출, 계속 사용했다는 사실을 입증해야 합니다.

• 상표(Trademark) 심사 과정

상표 심사 과정에서 제일 중요한 요소는 등록 또는 선출원된 상표와 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있는가입니다. 혼동가능성(Likelihood of Confusion) 거절은 상표 출원의 거절이유 중 가장 많은 부분을 차지합니다. 혼동가능성의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 관련성입니다.

출원상표의 심사에서 비교 대상이 되는 각 상표 또는 서비스의 성질 및 서로의 관련성은 상표출원 및 등록상표에 기재된 상품 또는 서비스를 기준으로 합니다. 일반적으로 구매자는 상표의 세부를 기억하지 않으며 상표 및 상품에 관련된 전체적 인상만을 기억하게 됩니다. 그러므로 심사관은 상표의 세부적인 면이 달라도 전체적으로 받는 인상에 혼동 가능성이 있는가를 판단합니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다.

심사관은 문자로만 이루어진 상표(Word Mark)의 유사성은 출원상표 및 인용 상표의 겉모습, 발음 및 의미를 비교하여 결정됩니다. 인용 상표와 비교할 때 상표의 일부분이 단순히 변경, 삭제 또는 추가된 것은 그로 인한 차이가 뚜렷한 상업적 인상의 차이를 일으키지 않는 한 혼동이 있을 수 있는 것으로 봅니다. 즉, 차이점이 상품의 성질을 단순히 묘사하거나 일반적으로 표현한 것은 상업적 인상의 차이가 없다고 간주하며, 차이점이 새로운 또는 간접적, 즉 암시적인 의미의 차이를 나타내는 것이라면 뚜렷한 인상의 차이가 있어 혼동가능성이 없다고 주장할 수 있겠습니다.

디자인으로 이루어진 상표(Design Mark)의 경우에는 겉모습, 즉 시각적 유사성이 판단의 기준이 되지만, 문자와 디자인이 결합된 상표는 문자에 일반적으로 비중이 더 주어지며, 문자에 별 특징이 없는 경우에는 디자인에 비중을 두게 됩니다. 상표의 유사성 비교 후 상표가 사용되는 상품의 유사성도 혼동가능성 판단에 매우 중요히 고려됩니다.

특허상표청의 거절을 극복하려면 상표 및 사용 상품의 차이점에 근거해 상표의 전체를 비교했을 경우 혼동가능성이 없다는 주장과 증거를 제출하면 됩니다. 기본적으로 출원인은 거절이유에 인용된 상표와 출원상표의 차이점이 있으며, 그 차이점에 의해 그 상표가 사용되는 상품의 구매자층에 대해 전체적 상업적 인상이 다르므로 혼동이 있을 수 없음을 주장합니다.

통상 제3자의 등록상표 또는 출원인 및 등록 상표권자의 광고 자료가 등록상표의 상품이 업계에서 특정한 의미를 갖는다는 것. 추가로 혼동을 일으킬 수 있는 상표의 지적된 부분은 특허청에 선 등록된 여러 상표들에 사용되고 있으므로 지적된 부분은 관련된 상품에서는 흔히 사용되는 단어/문구/디자인이므로 특별한 보호범위가 아님을 증거 자료로 제출합니다. 추가로 출원인은 상표 출원서에 기재한 상품을 등록상표의 상품과 구별되도록 보정하여 거절이유에 대한 답변서를 제출할 수 있습니다.

상표법의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있는가 하는 분석은 위같이 객관적요소들이 주관적으로 비교되므로 쉽지 않은 경우가 많습니다. 언뜻 유사해 보이나 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예에는BED AND BREAKFAST REGISTRY® (숙박업) 와 BED AND BREAKFAST INTERNATIONAL® (숙박업), AMAZON® (핫 소스) 와 AMAZON® (식당업)이 있습니다. 반대로 혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는PINE CONE® (과일 포장용기) 와PINE CONE® (과일 통조림), ULTRATAN® (선탠관련 상품) 과ULTRATAN® (선탠 관련 서비스)이 있습니다.

• 출원 중 포기된 상표(Trademark) 재생(revival)

출원 중 포기된 상표(Trademark)출원은 연방 특허상표청(USPTO)에 청원서(Petition)를 접수하여 포기 (abandon)된 상표를 출원중(pending or active)인 상태로 부활시키는 방법을 고려하실 수 있습니다. 포기된 상표를 살리기 위한 청원서는 출원상표가 포기된 날로부터 2개월 이내에 소정의 청원료와 함께 특허상표청에 제출되어야 합니다. 특허상표청의 포기통지서 발행일로부터 2개월이 지났다면 청원서의 제출은 불가하므로 다시 상표출원을 하시는 방법밖에는 없습니다.

포기된 상표출원을 살리기 위한 청원서의 제출은 다음 3가지 경우에 가능합니다. 첫번째로, 출원상 상표(pending application)에 대하여 특허상표청의 상표심사관이 다른 상표와 혼동가능성(Likelihood of Confusion)등을 이유로 거절통지서(Office Action) 가 발송되었으나 이에 대한 답변서(Office Action Response)를 기한내에 특허 상표청에 제출하지 않아 포기된 경우의 청원서 제출입니다. 가령, 특허상표청이 출원상표에 대한 거절통지서를 발송한 날로부터 6개월 이내에 답변서가 접수되지 않으면 특허상표청은 곧바로 포기통지서(abandonment notice)를 보내오는데, 이때 특허상표청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 거절극복을 위한 답변서와 함께 청원서를 특허상표청에 제출하면 포기된 상표출원은 출원중인 상태로 부활시키고 함께 제출된 답변서는 상 표심사관에 의하여 심사되도록 할 수 있습니다.

청원서 제출의 두번째 방식은 실제사용증명을 기한내에 제출하지 않아서 포기된 상표출원의 경우에 적용됩니다. 상표의 사용 예정(Intent to Use)을 근거로 출원된 상표가 심사 통과되면 특허상표청은 허락통지서(Notice of Allowance)를 발송하는데, 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 해 당상표에 대한 실제사용증명(Statement of Use)을 특허상표청에 제출하지 않으면 출원상표는 포기됩니다. 이 경우에는 역시 특허상표청의 포기통지 서 발송일로부터 2개월 이내에 실제사용증명을 위한 제품사진 등과 함께 청원서를 제출함으로 상표등록 과정이 다시 순조롭게 진행되도록 할 수 있습니다.

포기된 상표출원을 부활시키기 위한 세번째 청원서 제출방식은 위 두번째 청원서 제출 방식과 연결된다고 볼 수 있습니다. 즉, 앞으로 상표를 사용할 예정임을 근거로 출원된 상표의 심사통과로 상표허락통지서도 받았으나 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 상표사용증명이 불가하고 또한 상표사용증명의 제출기한 연장요청서(Extension request)도 제출되지 않아 포기된 출원상표를 부활시키는 청원 방식입니다. 이러한 경우 에도 특허상표청의 포기통지 서 발송일로부터 2개월 이내에 상표사용증명의 제출기한 연장요청서와 함께 청원서를 제출하여 상표출원은 출원 중(pending)인 상태로 유지할 수 있습니다. 물론, 이때 상표의 실제사용이 개시되면 곧바로 제품 사진 등 상표사용증명을 특허상표청에 제출함으로 출원상표는 연방상표로 등록(registration)될 수 있습니다. 그러므로 상표출원 포기통지서의 주요 원인이 출원인의 주소변경 또는 이멜주소 변경인 점을 감안하면 주소 변경이 있는 경우 이를 곧바로 변호사에게 통보하는 것이 매우 중요 하다 하겠습니다.

• 등록 상표 유지 및 등록 상실(Abandoned) 된 상표(Trademark) 재생(revival)

미국 등록 상표는 등록 후 5년-6년 사이에 등록된 상표에 기재된 모든 물품명에 등록된 상표와 같은 상표가 사용되고 있음을 증명해야 합니다. 이러한 증거물 제출을 Section 8 계속 사용 선언(Declaration)과 같이 필 수로 하여야 합니다. 만일 등록 후 5년-6년 사이에 Section 8 선언을 접수하지 않으면 등록된 상표는 상실(Abandoned)될 수 있다 간주됩니다. 다행히 6개월의 grace period (유예 기간)이 주어짐으로 기간내 청원서(Petition)를 접수하여 등록된 상표 상실(Abandoned)됨을 막을 수 있습니다.

한가지 유의할 점은 등록 후 5년-6년 사이에 Section 8 선언을 접수하지 않았을 경우 특허상표청에서 어떠한 Notice of Abandonment를 보내지 않으며 6개월의 grace period (유예 기간)이 지난 후 Notice of Abandonment를 보냅니다. 그러나 6개월의 grace period (유예 기간)이 지남으로 상실(Abandoned)된 상표는 재생을 할 수 없습니다. 새로운 출원을 해야 합니다.

미국 등록 상표는 등록 후 9년-10년 사이에 등록된 상표에 기재된 모든 물품명에 등록된 상표와 같은 상표가 사용되고 있음을 증명하며 등록 갱신(Renewal)해야 합니다. 이러한 증거물 제출을 Section 9 선언(Declaration)과 같이 필 수로 하여야 합니다. 만일 등록 후 9년-10년 사이에 Section 9선언을 접수하지 않으면 등록된 상표는 상실(Abandoned) 될 수 있다 간주됩니다. 다행히 6개월의 grace period (유예 기간)이 주어짐으로 기간내 청원서(Petition)를 접수하여 등록된 상표 상실(Abandoned)됨을 막을 수 있습니다.

Section 8 선언(Declaration) 경우와 마찬가지로 유의할 점은 등록 후 9년-10년 사이에 Section 9 선언을 접수하지 않았을 경우 특허상표청에서 어떠한 Notice of Abandonment를 보내지 않으며 6개월의 grace period (유예 기간)이 지난 후 Notice of Abandonment를 보냅니다. 그러나 6개월의 grace period (유예 기간)이 지남으로 상실(Abandoned)된 상표는 재생을 할 수 없습니다. 새로운 출원을 해야 합니다.

만일 새로운 출원을 하여야 하는 경우에는 새로운 출원 전 출원된 또는 등록된 상표들과 새롭게 비교되어 선출원 또는 선등록 상표들과 비교되어 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이유로 거절될 수 있으므로 등록된 상표를 소유주는 등록상표 유지에 필요한 절차를 소홀히 하지 않음이 필수입니다.

추가 사항으로 등록된 지 5년이 넘은 상표는 Section 15 논쟁 불가 선언(Declaration)을 제출할 수 있습니다. Section 15 논쟁 불가 선언은 소유자가 등록된 상표를 5년 동안 상표를 계속적으로 사용했으므로 상표권에 대해 논쟁의 여지가 없는 권리를 주장하는 선언입니다. 논쟁에 여지가 없는 주장의 권리에는 등록된 상표에 제3자가 등록의 다양한 측면(상표의 유효성 등)에 대해 이의를 제기할 수 없음이 부여됩니다. 이 Section 15 논쟁 불가 선언은 본등록부(Principal Register)에 등록된 상표에 대해서만 제출할 수 있습니다. Section 15 논쟁 불가 선언은 Section 8 계속 사용 선언과 같은 시기에 할 수 있으므로 같이 접수함을 권고합니다. 만일 Section 8 계속 사용 선언과 같이 접수를 못했다면 등록된 지 5년이 지났으면 언제나 접수할 수 있습니다.

• 본등록 (Principal Register) 와 보조등록 (Supplemental Register)의 차이점

미국 상표 등록은 본등록 (Principal Register) 과 보조등록 (Supplemental Register)의 두 가지 등록(레지스트리)이 있습니다. 간단히 비교하자면 본등록은 고유한 상표가 등록된 표준 레지스트리이고 보조등록은 설명적이거나 지역명이 포함되었거나 또는 상품의 겉 모양을 상표로 등록하는 등 상표로서 기능이 약하다고 여겨지는 상표가 등록되는 보조 레지스트리입니다. 보조 등록으로 등록된 상표는 이차적 의미(Secondary Meaning)가 입증될 수 있으면 본 등록에 재 출원하여 본등록에 등록될 수 있습니다.

이차적 의미(Secondary Meaning)는 시간이 지남에 따라 소비자가 특정 제품에 대한 상표를 상품의 출처로 인식하여 식별이 가능하게 될 때 발생합니다. 이 경우 기업이 처음에는 등록할 수 없었을 설명적 표시 또는 약한 상표가치의 표시가 상표권을 획득할 수 있습니다. 설명적 상표 또는 약한 상표가치의 상표는 상표법에 따라 이차적 의미를 입증하기 위해 충분히 사용된 후 미래의 어느 시점에 본등록의 대상이 될 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상표는 5년 동안 계속 다른 사람으로부터 상표 소유권자의상표에 대한 이의 제기나 법적문제가 없었으면 상표 소유권자의 증언으로 보조등록을 거치지 않고 본등록에 등록이 될 수 있습니다. 만일 상표가 매우 설명적인 상표이거나 매우 약한 상표가치를 지니고 있다면 오랜 시간이 지나도 보조등록에서 벗어날 수 없을 수 있지만, 상표에 대한 소비자의 인식, 상표의 유명성, 오랜 지속적인 광고, 광고 및 판촉에 투자한 투자비용, 광고 및 판촉물의 독특성 및 기타 이차적 의미를 증거하는 증거를 제시할 수 있다면 상표심사변호사의 결정으로 본등록에 등록될 수 있습니다. 그러나 매우 단순한 설명적 표시 또는 매우 약한 상표적 가치를 가진 표시는 보조등록에도 등록이 안될 수 있습니다.

보조등록에 등록됐다는 의미는 미국 특허청이 등록된 표시가 미국 연방법 아래 상표권리가 있을 수 있음을 증명한 미국 연방에 등록된 상표이며, 상표가 등록부에 나열된 제품 또는 서비스에 사용될 때 등록된 ® 기호를 본등록에 등록된 상표와 같이 사용할 권리가 상표 소유권자에게 있음을 의미합니다. 또한 미국 특허청에 상표 신청 후 접수되는 관련 상품에 대해 혼동을 줄 수 있는 유사한 상표 등록을 본등록과 같은 범위로 등록을 차단해 줍니다.

보조등록은 본등록에 등록된 상표에 부여되는 상표 소유권 및 배타적 권리 또는 상표의 상표기능에 대한 미국 특허청의 심사를 통한 권리 인정하지 않으며 원고로서 권리를 증명해야 합니다. 추가로 보조등록에 등록된 상표는 위조 제품에 관한 연방 상표법을 사용할 수 없으며, 미국 세관에 등록해 혼동상표 사용 또는 위조 제품 수입을 세관에서 중단하는 데 사용할 수 없습니다.

박윤근 (John Park) 변호사
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+신문 광고나 인터넷의 유명 웹사이트를 통하여 'TM' 또는 'SM'과 같은 첨자가 붙어있는 문구들을 자주 접하고 있습니다. 모두 상표권을 주장하는 표현일 것이라는 생각은 들지만 제가 알고있는 등록상표 기호 '® (R)'과는 다른것 같아 늘 궁금해하고 있었습니다. 이들 모두가 상표를 표현하는 기호들인지요. 또한 각각의 차이는 무엇인지요.

상표옆에 첨자로 붙이는 여러가지 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 생각하신 바와 같이 'TM', 'SM', '(R)'('R' in a circle)은 모두 상표를 표현하는 기호입니다. 일반적으로 '상표(Trademark)'라고 말할때 이는 상품(Goods)에 붙이는 'Trademark'와 서비스 업종의 상표에 해당하는 '서비스마크(Service Mark)'를 포함하는 표현입니다.

상표는 등록된 상표와 등록되지 않는 상표로 구분됩니다. 등록된 상표란 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표를 말합니다. 등록되지 않은 상표를 비지니스에 이용하는 것은 해당상표가 다른 회사나 개인에 의하여 등록되지 않은 경우에는 가능합니다.

'TM'이나 'SM'은 상표등록과 상관없이 사용할수 있는 기호입니다. 즉, 상표등록이 되지 않았어도 상표옆에 'TM'을 붙여 해당 상품(Goods)에 대한 상표권을 주장할수 있고, 'SM'을 붙여 해당되는 무형의 비지니스(Service)에 대한 상표권을 주장할수 있습니다. 단, 기호 '(R)'은 미국특허청에 등록된 상표인 경우에만 사용할수 있습니다. 다시말하면, '(R)'이 붙은 상표는 미국특허청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일수도 있고 등록되지 않은 것일수도 있습니다.

상표를 미국특허청에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감담해야합니다. 따라서 위험부담을 가지고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한후 연방특허청에 상표를 등록해두는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표옆에 'TM'또는 'SM'을 사용하는 것이 불법행위가 되지는 않습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 상표등록이나 저작권등록을 하지 않았어도 사용중인 상표나 저작물에 'TM'이나 '© (c)'등을 붙여 사용할수 있다는 말을 들었는데 합법적인 것인지요. 이것이 맞다면 상표나 저작권을 등록하는 것과 등록하지 않는 것의 차이는 무었인지요. 또한 상표나 저작권 등록을 하지 않고 사용중인 상표의 권리나 저작권을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

상표나 저작물 옆에 붙이는 'TM' 또는 '(c)'등의 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 귀하가 들으신 대로 상표등록을 하지 않았어도 사용하고 있는 상표옆에 상표를 의미하는 'TM' 또는 서비스 마크를 의미하는 'SM'을 합법적으로 사용할수 있습니다. 단, 기호 ' '은 미국특허청에 등록된 상표인 경우에만 사용할수 있습니다. 다시말하면, ' '이 붙은 상표는 미국특허청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일수도 있고 등록되지 않은 것일수도 있습니다.

상표를 미국특허청(www.uspto.gov)에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감담해야합니다. 따라서 위험부담을 가지고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색(www.parkandsutton.com/ptsearchkr.html)을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한후 연방특허청에 상표를 등록해두는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표옆에 'TM'또는 'SM'을 사용하는 것이 불법은 아닙니다.

저작권의 경우에는, 미국 저작권청(www.loc.gov/copyright)에 등재되지 않았더라도 'copyright 2001'등의 표기 방식이나 '(c)'는 물론이고 ' '까지도 합법적으로 사용할수 있습니다. T셔츠의 프린팅 디자인등의 창작물을 미국 저작권청에 등재하면 권리보호를 분명히 받을수 있는 장점이 있습니다. 그러나, 저작권청에 등재하지 않았어도 창작물은 창작된 순간에 자동적으로 저작권을 부여받으며 이러한 저작권을 침해하는 것은 위법이라고 미국 저작권 법(Copyright Act)은 규정하고 있습니다. 현재 많은 인터넷 웹사이들이 저작권 등록을 하지 않은 상태에서 '(c)'또는 ' '등을 표기하며 저작권을 주장하고 있는데 이는 모두 합법적인 행위입니다.

상표와 저작권의 중요한 차이점은 등록과정입니다. 상표등록에서는 기존상표와의 유사성(likelihood)등을 중심으로한 특허청의 심사를 거쳐야 연방상표로 등록될수 있습니다. 이에 비하여 저작권 등록에서는, 등록하고자 하는 창작물이 저작권으로 등록할수 있는 창작물인가 만이 고려됩니다.

예를들어, 액자는 실용품이므로 지적재산권 중에서 저작권이 아닌 의장특허(Design Patent)를 출원하여 그 디자인을 보호받을수 있고, 액자속의 그림은 그 내용이나 우수성에 상관없이 저작권으로 등록될수 있습니다. 따라서 저작권은 지적재산권중의 특허, 의장, 상표등에 비하여 상대적으로 권리범위가 좁다고 말할수 있습니다. 물론 저작권의 침해문제는 소송을 통하여 결정되며 침해의 기준은 대개 복제의 정도됩니다. 이 경우, 미국 저작권청에 등록되지 않은 저작물을 보유한 저작권자가 제3자를 저작권 침해로 소송할수 있으나 재판일 이전까지는 저작권청에 저작권 등록을 해야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 미국 상표등록에 두가지가 있다 들었습니다. 상표등록 방식이 어떻게 다른지요?

미 연방 특허청내 미국상표등록청에서 허락하는 상표등록증에는 두가지가 있습니다. 첫번째는 보편적으로 이해되고 있는 Principal Registry (본등록부) 가 있고 두번째는 Supplemental Registry (추가등록부) 가 있습니다. 이 두가지의 상표등록은 미국 정부에서 인정되며 상표권리를 보장 받을 수 있습니다. 미 연방법원의 소송 및 행정소송을 이용하여 타인의 혼동이 있을 수 있는 상표 사용을 막을 수 있으며 손해 배상에 대한 권리도 부여 받습니다. 추가로 이 두가지의 상표등록도 선등록을 하면 특허청에 미래 타인의 상표등록 신청을 막을 수 있습니다.

제일 중요한 차이점은 Principal Registry (본등록부)에 등록된 상표권은 상표 소유자에게 정부에서 상표권에 대해 presumption of validity (등록권리 추정)을 부여하지만 Supplemental Registry (추가등록부)에 등록된 상표권은 상표 소유자에게 정부에서 상표권에 대해 presumption of validity (등록권리 추정)을 부여하지 않습니다. 그러므로 Principal Registry (본등록부)에 등록된 상표권은 소송에서 소유자가 특별증명을 하지 않아도 권리를 추정받으므로 피고가 상표권에 권리가 없음을 증명해야 하지만Supplemental Registry (추가등록부)에 등록된 상표권은 소송에서 소유자가 우선 등록된 상표에 상표권리가 있음을 증명해야 합니다.

Supplemental Registry (추가등록부)의 중요함은 일차적으로 상표권리가 미약하여 상표로 주장되기 힘든 상표들이 등록 가능에 있습니다.

예를 들으면 (1) [상품의 품질이나 특성을 나타내는 문구이므로 독특성이 없다] 판결되는 상표(merely descriptive mark) 라도 미래에 상표의 특성을 소유할 수있는 상표, (2) 사람의 성 (primarily sir name), (3) 지명 (geographic term), (4) 트레이드드레스 (trade dress) 등 입니다.

Supplemental Registry (추가등록부)의 중요성은 미 특허청에 등록이 되면 혼동을 일으킬 수 있는 상표들이 미 상표청에 신청되어 심사과정을 거치지 못하게 방어를 해주며, 시간이 지남으로 상표가 secondary meaning 또는 acquired distinctiveness (상표의 독특성을 인정 할 수 있는 요소)를 인정 받을 수 있을때 Principal Registry (본등록부)에 청구를 할 수 있게 해준다 는 점입니다. 보편적으로 5년 이상 제 3자 와 마찰이 없게 상표가 사용되었다면 Principal Registry (본등록부)에 청구를 할 수 있는 권리가 생길 수 있습니다.

Supplemental Registry (추가등록부)에 등록된 상표도 Principal Registry (본등록부)에 등록된 상표와 같이 ® 마크를 사용할 수 있으므로 Principal Registry (본등록부)에 등록이 안된다 하여도 Supplemental Registry (추가등록부)에는 등록 가능성이 있음을 고려하심이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 저희 회사에서 취급하는 제품에 붙일 상표를 선택하여 상표등록 출원을 하려 합니다. 상표 선택시 고려할 사항들은 무엇인지요

상표의 선택은 자기 회사의 제품이나 서비스를 경쟁 회사의 제품 및 서비스와 구별되게 하되, 자기 제품의 우수성을 강조하는 것이 가장 중요합니다. 한편 상표법은 경쟁자들 사이에 비슷한 상표의 사용에서 발생하는 문제나, 공익적인 측면에서 상표 등록이 되지 않는 경우들을 규정하고 있습니다. 미국 특허상표청의 상표 심사관은 출원된 상표에 대해 상표법에 규정한 부등록 사유에 해당하는 지를 검토하게 됩니다. 그러므로 상표의 선택과정에서 상표로서의 적합성과 함께 부등록 사유의 해당 여부를 같이 검토해야 할 것입니다.

상표의 출원 및 등록 과정에서, 실무적으로 중요한 것은 이미 등록된 상표와 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 한다는 것입니다. 출원된 상표 사이의 우선권은 출원일이 빠른 출원이 갖습니다. 등록 상표를 미리 검색하고 검색 결과에 따라 출원함에 의해 혼동가능성으로 상표 출원이 거절될 가능성을 줄일 수 있습니다. 그외 상표 자체의 성격, 공익적인 이유 또는 개인의 인격권에 관련되어 상표등록이 원칙적으로 거절되는 경우들이 있습니다. 다만 사용에 의해 상표로서 적합한 기능이 인정이 되어 등록이 되는 것은 일부 가능합니다. 상품의 일반적 명칭(Generic Name)은 상표로 등록할 수 없습니다. 예를 들어 LA Lingerie를 속옷 상표로 등록하는 것은 허용되지 않습니다. 상품의 성격을 나타내는(Merely Descriptive) 이름은 상표로 등록할 수 없습니다.

예를 들어 DELUXE를 캔포장 음식에 상표로 등록할 수 없습니다. 지리적(Geographically Descriptive) 명칭도 허용되지 않습니다. 예로서 FRENCH LINE이 있습니다. 이러한 명칭을 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 부당하기 때문입니다.

부당하게 혼동을 일으키는(Deceptive) 이름은 등록할 수 없습니다. 가구를 제조하지는 않으면서, FURNITURE MAKERS를 가구 판매 서비스의 상표로 등록받을 수 없습니다. 법에 의해 정해진 기관의 명칭이나 심벌은 등록할 수 없습니다. 재향군인회, 적십자사, 또는 여러 국가 기관 등이 이에 해당합니다. 미국 또는 외국의 국기 또는 기타 상징물 등과, 개인, 기관, 국가 등을 비난하거나 거짓으로 관련성을 제시하는 명칭은 등록할 수 없습니다. 그외에도 부도덕한 이름, 개인의 이름중 성씨(Surname)만으로 주로 이루어진 상표, 상표로서의 기능을 갖추지 못한 명칭은 등록받을 수 없습니다.

이상은 상표 자체의 특성으로 정해지는 부등록 사유이며, 법질서에 어긋나는 이유로 등록이 안되는 상표에는 출원인이 소유권을 갖지 아니한 상표와 상표의 불법 사용이 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 저희 회사 인터넷 홈페이지의 도메인 네임을 연방정부에 상표로 등록하여 보호받을 수 있는지요.

귀사의 인터넷 웹사이트 영문주소(domain name)중에서 이름부분(name between dots)이 연방정부의 상표등록 기준에 부합된다면 이를 미국 특허청에 상표출원하여 미국내 50개 주에서 상표(trademark)로 보호받는 것이 가능합니다. 다시 말하면 도메인 네임중에서 ‘[http://www.’를][0] 제외한 부분이 미국 상표법에 위배되는 사항이 없다면 상표 심사과정을 거쳐 상표로 등록될 수 있습니다.

단, 귀사의 도메인 네임이 인터넷 상에서 귀사의 웹사이트를 찾도록 하는 주소의 역할만 하고 별도로 제품이나 서비스의 명칭으로 사용되고 있지 않다면 귀사의 도메인 네임은 상표로 등록될 수 없습니다. 상표법은 상표등록의 요건으로 상표가 사용될 유형의 상표(goods)나 무형의 서비스의 종류를 요구하고 있기 때문입니다.

도메인 네임의 상표등록은 일반 상표등록과 같은 기준이 적용되므로, 도메인 네임이 제품이나 서비스의 단순설명(merely descriptive) 또는 일반적인 명칭(generic name)이면 상표등록이 어렵습니다. 사람이름 (surname)이나 지역이름(geographically descriptive)의 경우도 상표등록이 어렵습니다. 가령, 온라인으로 화장용 티슈를 판매하는 업체가 soft.com을 보유하고 있다면 이는 제품을 단순히 설명하는 표현(merely descriptive)이라는 이유로 상표등록이 거절될 수 있습니다.

만일 냉동 터키를 온라인으로 판매하는 웹사이트의 도메인 네임이 turkey.com인 경우 이를 상표출원한다면 상표심사관을 이를 일반적인 명칭(generic name)이라는 이유로 거절하게 되고, 온라인 은행의 도메인 네임이 bank.com인 경우도 역시 일반적인 명칭이라는 이유로 상표등록이 거절됩니다. 사람이름이나 지역이름의 경우에는 상표출원후 5년간 문제없이 사용되면 상표등록을 허용해주는 조건부 유예출원(supplemental register)의 방식으로 등록가능성을 높힐 수는 있습니다.

상표심사의 또다른 중요한 기준은 소비자에게 다른 상표와 혼동을 줄 수 있는 가능성(likelihood of confusion) 여부입니다. 도메인 네임을 상표로 등록하고자 하는 경우 이와 관련된 판례를 참고해야 되는 등 전문성이 요구되므로 전문변호사의 자문이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는 데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로 코카콜라 병을 들 수 있습니다. 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표에 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서, 또는 디자인 특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표 출원 또는 디자인 특허 출원을 통해 등록 상표 혹은 등록된 디자인 특허를 받아 보다 넓은 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매해 2차적 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 2차적 의미의 획득 과정에 있어 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 코카콜라 병이 장기간 사용돼 같은 형태의 음료수 병을 보면 모든 소비자가 코카콜라를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하는 경우를 말합니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있어야 합니다. 혼동 가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 실제로 혼동을 일으키는 지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해 여부 및 이에 따른 금지 처분의 결정을 내리게 됩니다. 첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다.

둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그 같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동 가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ LA 다운타운에서 의류 판매업을 하고 있습니다. 중국에서 생산된 제품과 LA 현지에서 생산된 제품 모두 상호를 부착해 판매하고 있는 데, 상호를 상표로 등록해야 하는지요

상표는 특허와 달리 반드시 등록해야 권리가 발생하는 것은 아닙니다. 그러나 상표를 등록하는 것은 등록하지 않고 사용하는 것에 비해 큰 장점이 있습니다. 상표는 한 회사의 제품을 다른 회사의 제품과 구별하기 위해 사용하는 문자 또는 디자인 등의 형상입니다. 제조회사나 공급회사의 상호를 제품에 부착할 때는 상표로서 사용되는 것입니다. 예를 들어 ‘ABC 회사’라는 문자 표시를 제품에 부착해 다른 제조업자나 판매업자가 취급하는 제품과 구별되도록 사용한다면, ‘ABC 회사’의 문자 표시는 상표가 됩니다. 상표에는 주정부 상표와 연방 상표가 있습니다. 연방 상표를 등록할 경우 미 전역에서 보호를 받을 수 있고 보호 및 보상 범위가 더 크고 유리합니다. 연방 상표를 출원하려면 상표로 사용할 문자 또는 디자인을 제품과 함께 명시해 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office· USPTO)에 제출하면 됩니다.

상표를 사용할 제품의 표시는 다양한 상품을 성질별로 구분한 상품 분류에서 적합한 상품군(Class)을 선택함으로써 이루어집니다. 이 때 상표를 이미 사용하고 있으면 샘플의 사진을 제출하고, 아직 사용하지 않고 있으면 사용의사(intent to use)를 표시하면 됩니다. 상표가 특허상표청의 심사를 거쳐 등록이 되면, 사용 의사에 근거해 출원하였을 경우 소정 기간내에 실제 사용의 증거로 상표가 부착된 제품 사진 등을 제출해야 합니다. 상표 등록의 유효 기간은 10년이며, 유효기간 만료 전 갱신을 하면 10년씩 연장됩니다. 상표권자는 등록 후 5년이 지나고 나서 1년 이내에 상표를 계속 사용한 사실을 보고해야 합니다.

등록 상표의 가장 큰 장점은 상표의 보호 범위가 미 전역에 미친다는 것입니다. 그리고 상표권자가 등록 상표를 실제로 소유하고 있다는 사실이 상표등록증에 의해 간단히 증명됩니다. 이에 반해 등록하지 않고 사용하는 상표의 경우, 상표의 사용 사실 및 소유권을 관련 증거를 제시해 입증해야 하며, 이는 상표를 출원해 등록하는 과정에 비해 수십배의 비용과 복잡한 절차를 필요로 합니다. 또한 상표 사용사실 및 소유권이 입증돼도 그 상표에 대한 권리는 원래 상표를 사용한 지역, 예를 들어 LA지역과 상표를 사용한 제품에 한정돼 다른 지역에서 다른 사람이 그 상표를 사용하는 것을 막을 수 없습니다. 등록 상표의 다른 장점은 세관(Customs Service)에 상표등록 침해제품의 수입을 금지하도록 신청할 수 있다는 것과, 외국에서 상표 출원시 근거가 될 수 있다는 것, 상표관련 분쟁이 발생할 때 연방 법원에 제소할 수 있다는 것, 실제 사용을 하지 않아도 사용의사만으로 상표 출원이 가능하다는 것 등입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저의 회사 이름을 상표로 보호받을수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무었인지요.

먼저 상표는 상품의 이름을 말하며 회사 이름을 표현하는 상호(business name)와는 구분됩니다. 가령 'Microsoft'사의 컴퓨터 구동 시스템 소프트웨어인 'Windows 2000'이라 말할때 'Microsoft'는 회사이름인 상호이고 'Windows 2000'는 상표에 해당됩니다. 회사이름 즉 상호를 연방정부나 주정부에 상표로 등록하여 'IBM'의 경우와 같이 회사이름을 제품에 사용하는 상표로 사용할수 있습니다. 일반적으로 상표라 하면 상품에 붙이는 상표(trademark)또는 호텔등의 서비스업에 사용되는 서비스마크(service mark)를 말합니다.

상표의 독점사용권을 보호받으려면 별도의 등록과정을 거쳐야합니다. 주정부에 상표등록하여 해당주 내에서 보호받을수 있고 연방정부등록을 통하여 미국 50개주 전체에서 해당분야의 상표사용을 독점할수 있습니다. 주정부나 연방정부에 등록된 상표가 보호받는 이유는 많은 시간 및 비용을 투자하여 이룩된 상표의 인지도나 유명도가 남용되는 것을 방지함으로서 소비자를 보호하는 한편 상표권자의 권리를 보호하기 위함입니다.

연방정부나 주정부가 상표등록 여부를 심사할때 고려하는 중요한 요소는 기존의 다른상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)입니다. 따라서 이미 등록된 상표와 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표의 등록도 거절될수 있는 가능성을 고려하면 등록된 상표의 보호범위는 광대합니다. 다시말하여, 일단 상표로 등록이 되면 동일한 분야 동일한 이름의 상표는 물론이고 등록된 상표를 모방한 것으로 판단될수 있는 유사한 이름의 신규상표등록을 상당한 정도로 차단하는 효과를 고려한다면 등록된 상표의 보호권는 매우 강력하다 할수 있습니다.

특히 1996년부터는 등록된 상표의 보호권이 더욱 넓어져서 등록된 유명상표 경우에는 상품의 카테로리에 관계없이 상표권을 주장할 수 있게 되었습니다. 이에따라 규모있는 회사들은 이러한 새로운 법안을 남용하여 소규모 사업체의 상표등록을 간접적으로 저지 할 수 있으므로 서둘러 상표를 등록하여 보호권을 확보해두는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 아동용 장신구를 한국에서 수입하여 미국에서 판매하고 있는 회사입니다. 저희의 독자 상표를 제품에 붙여 미국내에서 판매하고 있으나 별도로 상표등록을 하지는 않았습니다. 그런데 최근 저희의 상표가 다른 회사의 아동용 장신구에 사용되고 있슴을 확인하였습니다. 다른회사가 저희 상표를 모방하여 사용하고 있는 것입니다. 먼저 사용을 시작한 저희 상표의 권리를 보호받으려면 어떻게 하면 되는지요.

먼저 연방정부에 상표로 등록되지 않은 이름을 제품에 부착하여 미국내에서 판매하는 것은 매우 위험한 일입니다. 만일 현재 귀사가 사용하고 있는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 연방정부에 등록된 상표라면 언제든지 상표권 침해소송에 휘말릴수 있으며 거액의 재정손실을 예상하여야 합니다.

미국에서 상표를 등록한다는 것은 주 정부 또는 연방정부로부터 상표의 독점사용권을 확보하는 것을 말합니다. 주 정부에 상표를 등록하면 해당 주 안에서 상표의 독점사용권을 갖게되고, 연방정부에 상표를 등록하면 미국내 50개 주 전체에서의 독점사용권을 갖게됩니다. 미국에서의 상표등록이란 대개 미국전역에서 상표권을 보호받는 연방정부를 통한 상표등록을 말합니다. 상표등록을 관장하는 연방정부는 미국특허청입니다.

상표등록을 하지 않고 사용하는 귀사의 상표가 만일 제 3의 다른회사나 개인에 의하여 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표가 아니라면 미국 상표권 보호법(Lanham Act)에 따른 불공정 거래규정에 준하여 보호받을수는 방법은 있으나 상당한 변호사 비용을 감당하여야 합니다.

따라서 가장 바람직한 선택은, 먼저 인터넷으로 무료상표검색이 가능한 미국특허청의 상표데이터베이스 를 통하여 현재사용되고 있는 귀사의 상표와 동일한 상표가 장신구 카테고리(IC 026)에 상표로 등록되었는가를 확인해 보고, 만일 동일한 상표가 등록되지 않았다면 바로 전문 변호사를 통하여 등록을 시도하는 것입니다.

상표가 성공적으로 연방정부에 등록되려면 다른 상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)등을 고려하여 등록을 허락하는 미국특허청의 상표변호사 (심사관)의 심사를 통과하여야합니다. 연방정부에 등록된 상표는 개인이나 기업에게 매우 귀중한 자산이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 아동용 가방을 미국에 수입하여 판매하는 비즈니스를 하고 있습니다. 이번에 사업방향을 일부수정하여, 수입되는 일부 가방에 저희가 직접 디자인한 상표를 부착하여 미국시장에 유통시키려 합니다. 저희가 원하는 상표를 연방정부에 등록 신청을 하기전에 상표가 등록가능한 지를 확인해 보는 것이 중요하다고 듣고 있습니다. 나름대로 상표검색을 해 보았으나 정확성을 확인할 수가 없습니다. 인터넷을 통하여 상표를 검색하는 방법을 알려주실수 있는지요.

나름대로 상표를 검색하셨다 해도 귀하가 연방정부에 등록하고자 하는 상표가 미국특허청(www.uspto.gov)의 상표 심사관에 의하여 거절될수 있습니다. 이러한 상표등록 거절을 예방하는 방법중의 하나는, 미리 등록하고자 하는 상표에 대한 검색을 철저히 실행하는 것입니다.

미국특허청은 개인이 직접 연방정부에 등록가능한 상표을 검색할수 있도록 상표 데이터 베이스를 인터넷을 통하여 일반에 무료로 공개하고 있습니다. 인터넷을 통한 상표검색 방법을 간단히 소개하면 다음과 같습니다.

우선, 등록을 원하는 상표와 동일한 상표가 다른 개인이나 기업에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었는지가 확인하려면 미국특허청이 제공하는 인터넷상의 상표 검색 데이터 베이스([http://tess.uspto.gov)를][1] 방문하면 됩니다. 상표검색의 경험이 없는 개인이나 기업이 쉽게 이용하려면, 미국특허청 상표 데이터 베이스의 안내화면에서 기초검색(basic)을 선택할수 있습니다. 위의 검색 안내 화면에서 "New User Form Search"을 누르면 검색초기화면으로 이동됩니다.

검색초기 화면에서 할수 있는 가장 간단한 방법은 "Search Term"에 등록을 원하는 상표를 집어넣고 검색실행(Submit Query)을 마우스로 클릭하는 것입니다. 가령, "Digital"을 써넣고 "Submit Query"를 누르면 미국특허청에 등록된 상표로 "Digital"이 포함되는 모든 상표의 리스트를 볼수 있게됩니다. 이는 등록을 원하는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 선점되지 않았는지를 확인할수 있는 가장 간단한 상표검색방법입니다.

상표 검색을 실행할 때 반드시 이해하여야 하는 사항은, 등록을 원하는 상표가 타인에 의하여 선등록되지 않은 것으로 검색되었다 해도 검색된 상표의 출원이 거절될수 있다는 것입니다. 간단한 등록 기준에만 맞으면 심사과정 없이 등록되는 저작권(copyright)과는 달리 상표(trademark)가 연방정부에 등록되려면 상표 심사관의 심사를 통과하여야 합니다.

상표검색을 통하여 등록가능성을 확인한 이후에 상표등록을 신청하였어도 미국특허청의 상표 심사관이 상표등록을 거절하는 경우가 있습니다. 이 경우 가장 흔한 거절사유는 기존 상표와의 혼동가능성(Liklihood of Confusion)입니다. 이러한 거절 가능성을 좀더 철저히 극복하려면 유료 상표검색 웹사이트를 이용할수 있습니다. 가령, "Micro Digital"을 등록하고자 하는 경우 이와 혼동을 일으킬수 있는 유사한 상표를 모두 검색하려면 전문적인 지식이 필요하며 특허청의 무료 상표 데이터 베이스 또는 유료 상표 검색 사이트인 www.1790.com 및 www.trademark.com을 이용할수 있습니다. 더욱 전문적인 검색을 하려면 Thomson & Thomson사를 이용할수 있습니다.

다른상표와의 혼동가능성등의 이유로 상표 심사관이 상표등록을 거절하였어도 거절을 극복할수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 심사관이 상표등록을 거절한 경우 이를 극복하는 방법 및 거절극복 서류 작성에 대하여는 전문가와의 상담이 필요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 상표출원에 필요한 것들은 무엇이며, 출원부터 등록까지의 과정은 어떻게 되는지요.

미국 연방정부 상표출원을 위해서는 상표로 사용할 마크(Mark)와 출원인의 인적사항, 국제 분류기준에 따른 상표사용 상품 또는 서비스의 리스트가 필요합니다. 출원인이 미국에 거주하지 않을 경우는 대리인을 선정하면 됩니다. 예를 들어 한국에 거주하는 사람도 미국 변호사, 즉 대리인을 선정해 미국에 상표출원을 할 수 있습니다.

마크는 단어(Word Mark) 또는 디자인 (Design Mark)을 사용할 수 있습니다. 상표출원서에는 마크를 표시한 도면을 첨부하게 됩니다. 도면은 상품에 부착된 상표 견본 또는 상표가 인쇄된 카탈로그 등으로 쉽게 작성할 수 있습니다. 상표출원과 관련, 마크의 선택 다음으로 중요한 것은 출원상표가 사용되는 상품 또는 서비스의 선택입니다.

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교해 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 합니다. 미국 특허상표청이 상표를 심사할 때 혼동 가능성의 판단은 출원 상표와 등록 상표가 비슷하고, 출원 상표의 상품과 등록 상표의 상품이 관련돼 있을 때 성립합니다. 즉 비슷한 상품에 비슷한 상표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 있는 경우, 혼동 가능성을 근거로 출원 상표를 거절하게 됩니다.

출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록 상표가 존재하는지, 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인할 수 있습니다. 연방등록 상표 또는 출원된 상표의 검색은 미국 특허상표청의 웹사이트 (www.uspto.gov/main/trademarks.htm)에서 무료로 가능합니다.

이미 사용하고 있는 상표는 물론이고, 앞으로 사용할 의사가 있는 상표도 출원해 심사받을 수 있습니다. 다만 사용 의사에 근거해 출원한 상표는 등록 전까지 실제로 사용한 증거를 제출해야 합니다. 등록된 상표는 10년마다 갱신 (Renewal)이 가능하므로 영구적으로 권리를 행사할 수 있습니다. 등록 상표는 계속적으로 사용해야 하며, 등록 후 5년부터 6년 사이의 1년간의 기간, 그리고 갱신 전 1년간의 기간마다 실제 사용 증거를 제출, 계속 사용했다는 사실을 입증해야 합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 현재 새로운 비즈니스를 준비중에 있습니다. 회사이름은 결정하였고 결정된 회사이름을 카운티 정부에 등록할 예정입니다. 그런데 저의 CPA는 상호와 상표를 택하기 전에 주 정부나 연방 정부에 등록상태를 알아 봐야 한다고 말하고 있읍니다. 그 이유는 무엇입니까?

귀하의 소중한 사업체의 상호(business name)나 상품에 대한 상표(trademark) 또는 서비스 업종에 대한 서비스 마크(servicemark)를 결정하여 등록하기 이전에 동일하거나 유사한 이름이 먼저 등록되어 있는지를 확인하는 것은 매우 중요합니다. 일반적으로 개인회사인 경우에는 해당 카운티 정부에 회사이름(ficticious business name)을 등록하고, 주식회사인 경우에는 해당 주 정부에 주식회사이름(incorporation name)을 등록하게 됩니다.

카운티 정부는 어떤 이름으로 신청되든 신청된 이름으로 상호등록을 해주고 있고 다른 책임은 지지 않습니다. 그러므로 카운티 정부에 회사이름을 등록하기 이전에 동일한 회사이름이 있는지를 확인하는 것은 등록인의 책임이 됩니다. 주식회사 이름의 주정부 등록에 대하여 주 정부는 해당 주에 동일한 이름의 주식회사가 등록되는 것은 막아줍니다. 그러나, 등록된 이름을 다른회사가 사용하거나 타주에서 동일한 이름이 주식회사로 등록되는 것을 막을 권리가 없습니다.

따라서, 사용하고자 하는 회사이름이 다른사람에 의하여 이미 상표(trademark) 또는 서비스 마크(service mark)로 연방정부에 등록되었다면 카운티 정부나 주 정부에만 등록을 한 회사는 상표권 침해에 노출되어 있는 셈이 됩니다. 동일한 이름이 다른 개인 또는 다른 회사에 의하여 미국 연방정부에 이미 등록된 사실을 모르는 상태에서 무심코 귀하가 사용하거나, 또는 귀하의 상품이 판매되고 있는 주에 다른 개인이나 회사에 의하여 동일한 상표로 등록되어 있다면, 귀하는 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권을 불법 침해하는 것이 됩니다.

이러한 이유로 점점 많은 수의 사업체들이 상표등록 또는 서비스마크의 연방정부 등록을 실행하고 있습니다. 따라서, 사업체를 설립하기 이전에 원하는 회사이름이 연방정부 및 50개 주 정부에 상표 또는 서비스 마크로 이미 등록되어 있는지를 전문가를 통하여 파악하신 후에, 투자라고 생각하고 판매하고자 하는 상품 및 서비스업에 대한 상표등록을 하는 것이 바람직합니다. 귀하의 사업이 소규모이기 때문에 아무도 상관하지 않으면 모르지만, 귀하의 사업이 번창하여 소비자의 인지도가 높아짐에 따라, 연방정부에 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권에 대한 불법 침해로 인하여 법정명령에 따라 귀하의 상표를 갑자기 바꾸셔야 할 수도 있습니다. 이렇게 된다면, 귀하께서 오랫동안 공들여 쌓으신 상표의 인지도 및 권리를 하루아침에 상실하게 되고, 상표권자의 소송에 따른 손해 배상 및 변호비용도 감당 하셔야 될 수 있습니다.

상호(business name)는 상표(trademark)와 적용되는 법이 서로 다릅니다. 많은 분들이 상표등록을 하지 않고 상호를 상표처럼 사용하시기 때문에, 상표법이나 불공정 거래법(unfair competition)을 위반하게 될 소지가 있습니다. 특히, 회사이름 즉 상호를 상표나 서비스마크로 사용하고자하는 경우에는 상표 또는 서비스 마크의 연방정부 등록과 개인회사 또는 주식회사의 카운티 정부 또는 주 정부 등록을 병행하는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저의 회사 이름을 상표로 보호받을수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무었인지요.

먼저 상표는 상품의 이름을 말하며 회사 이름을 표현하는 상호(business name)와는 구분됩니다. 가령 'Microsoft'사의 컴퓨터 구동 시스템 소프트웨어인 'Windows 2000'이라 말할때 'Microsoft'는 회사이름인 상호이고 'Windows 2000'는 상표에 해당됩니다. 회사이름 즉 상호를 연방정부나 주정부에 상표로 등록하여 'IBM'의 경우와 같이 회사이름을 제품에 사용하는 상표로 사용할수 있습니다. 일반적으로 상표라 하면 상품에 붙이는 상표(trademark)또는 호텔등의 서비스업에 사용되는 서비스마크(service mark)를 말합니다.

상표의 독점사용권을 보호받으려면 별도의 등록과정을 거쳐야합니다. 주정부에 상표등록하여 해당주 내에서 보호받을수 있고 연방정부등록을 통하여 미국 50개주 전체에서 해당분야의 상표사용을 독점할수 있습니다. 주정부나 연방정부에 등록된 상표가 보호받는 이유는 많은 시간 및 비용을 투자하여 이룩된 상표의 인지도나 유명도가 남용되는 것을 방지함으로서 소비자를 보호하는 한편 상표권자의 권리를 보호하기 위함입니다.

연방정부나 주정부가 상표등록 여부를 심사할때 고려하는 중요한 요소는 기존의 다른상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)입니다. 따라서 이미 등록된 상표와 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표의 등록도 거절될수 있는 가능성을 고려하면 등록된 상표의 보호범위는 광대합니다. 다시말하여, 일단 상표로 등록이 되면 동일한 분야 동일한 이름의 상표는 물론이고 등록된 상표를 모방한 것으로 판단될수 있는 유사한 이름의 신규상표등록을 상당한 정도로 차단하는 효과를 고려한다면 등록된 상표의 보호권는 매우 강력하다 할수 있습니다.

특히 1996년부터는 등록된 상표의 보호권이 더욱 넓어져서 등록된 유명상표 경우에는 상품의 카테로리에 관계없이 상표권을 주장할 수 있게 되었습니다. 이에따라 규모있는 회사들은 이러한 새로운 법안을 남용하여 소규모 사업체의 상표등록을 간접적으로 저지 할 수 있으므로 서둘러 상표를 등록하여 보호권을 확보해두는 것이 바람직합니다.

박윤근 (John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 미국에서 상표권을 가지려면 어떤절차를 거쳐야 하는지요.

규모가 크던 작던 미국에서 비지니스를 막 시작한 사람이라면 누구나 한번쯤 던져보았을 질문입니다. 또한 제가 가장 많이 받는 질문이기도 합니다. 연방정부 산하의 미국특허상표청(USPTO)에 상표출원하여 등록받고 이를 유지하는 과정을 간단히 설명드리기는 어려우나 오늘은 하나의 예를 통하여 상표출원과정을 설명해 보겠습니다.

미국물산의 김사장은 중국에서 아동복을 제작하여 자체브랜드로 미국의 아동복시장 진입을 기획하고 있고 브랜드로 사용할 이름은 정했으며 1차선적은 약 6개월후로 예정하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이때, 제일 먼저 고려해야 할 사항은 상표의 등록가능성입니다. 연방정부에 상표출원을 해도 등록될 가능성이 거의 없는 상표는 피하는 것이 좋습니다.

가령, 의류분야에서 이미사용되고 있는 상표 또는 이를 모방하여 신청하는 경우에는 등록될 가능성이 희박하고, 설사 미국특허상표청의 상표심사에 통과된다 해도 해당상표권자의 이의제기(objection) 또는 취소절차 (cancellation)에 걸려 상표등록이 유지될 가능성은 거의 없습니다. 또한 “Kids Wear”식으로 일반적으로 사용하는 말 즉 아동복 분야의 보통명사를 상표로 신청한다면 역시 상표로 등록될 가능성은 거의 없습니다. 누구나 사용하는 말에 독점사용권 즉 상표권이 부여될수는 없기 때문입니다.

상표로 쓰이게될 이름이 정해지면 다음으로 상표가 사용될 아동복의 목록(list of goods)을 준비하여 전문변호사를 찾아 상표출원을 의뢰하면됩니다. 전체 45가지 종류의 상품 및 서비스분야로 나뉘어진 국제상표분류를 기준으로 아동복은 25번째 카테고리(class 25)에 속하므로 미국물산의 김사장은 준비된 이름을 클라스 25로 지정하여 연방정부에 상표신청하면 그로부터 약 6-12개월 후에 미국특허상표청으로부터 상표심사결과를 받아보게 됩니다.

심사결과가 거절통지(Office Action)라면 거절극복을 위한 답변서를 연방정부에 제출하여야 하고, 허락통지(Notice of Allowance)라면 레이블(label) 또는 상표가 보이도록 찍은 아동복 사진등을 실제사용증거로 연방정부에 제출하여야 합니다. 이후 상표등록에 대한 제 3자의 이의제기 기회를 주기위한 1개월 간의 공개 (Publication)과정을 거쳐 상표의 등록절차가 마무리 됩니다.

위의 설명은 상표출원의 여러가지 방법중에서 현재는 상표를 실제로 사용하고 있지는 않지만 앞으로 상표를 사용하려는 미래사용기준(Intent to Use)에 따른 상표출원절차입니다.

박윤근 (John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ LA에서 한식전문식당을 운영하고 있습니다. 이번에 저희가 새로운 메뉴를 개발하였습니다. 새로 개발한 메뉴의 한글이름을 연방정부에 상표로 등록하여 다른식당에서 같은 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이 가능한지요.

한글 이름도 미국특허청(www.uspto.gov)에 상표로 등록하여 상표권을 보호받을수 있습니다. 미국상표법으로 보면 한글이름은 외국문자 카테고리에 속합니다. 따라서 상표로 등록하고자 하는 해당 한글 명칭의 발음을 영문 알파?으로 표기하는 방식으로 미국내에서의 한글상표 독점사용을 위한 상표등록을 신청하는 것은 가능합니다.

그러나 만일 상표(trademark)로 등록하고자 하는 메뉴의 이름이 해당 음식을 설명하는 표현이라면 미국특허청에 상표등록하는 것은 거의 불가능합니다. 예를들어, "새우 설렁탕"이란 메뉴를 상표로 등록하려 한다면 미국특허청의 상표심사관은 "일반적인(generic)" 명칭이라는 이유로 또는 "표현적인(merely descriptive)" 명칭이라는 이유로 상표등록요청을 거절하게 됩니다. "일반적인" 명칭"이란 등록하고자 하는 상표의 대상, 즉, "새우 설렁탕"의 일반명칭 그 자체를 표현하는 이름을 말하며, "표현적인" 명칭이란 그 특징과 속성(attribute)을 표현하는 이름을 말합니다. "설렁탕"에 "새우"를 혼합하여 만들어진 "새우 설렁탕"이라는 이름에 상표권을 부여한다면 아마 수 많은 식당들이 상표권 침해문제로 소송에 휘말리게 될것입니다. 따라서 "새우"가 섞인 "설렁탕"의 의미를 그대로 나타내는 이름인 "새우 설렁탕"을 상표로 등록할수 있다고 기대하지 않는 것이 바람직합니다.

여기서 "새우 설렁탕"을 상표로 등록하는 것이 거의 불가능 하다는 것은 상표의 "음식" 카테고리인 "IC029"에 등록하려는 경우입니다. 즉, 국제적으로 통용되는 상표분류유형(International Classifications, IC)중에서 "IC029"에 속하는 "음식" 카테고리에 "새우 설렁탕"을 등록하려는 시도를 미국특허청의 상표심사관이 받아들이지 않는다는 것입니다. 다시 말하면 "빨간사과(Red Apple)"라는 이름을 "농산물" 카테고리인 "IC031"에 빨간사과의 판매를 위한 상표로 등록하는 것은 불가능하며, "파란 가방(Blue Bag)"이라는 이름을 "가방" 카테고리인 "IC018"에 상표로 등록하는 것은 불가능합니다. 물론 "새우 설렁탕"을 "새우"나 "설렁탕"과 관계없는 "게임" 카테고리인 "IC028"에 등록하는 것은 가능합니다. 실제로 "Red Apple"은 가구업종(IC020)에 상표로 등록이 되어 있으며 "Blue Bag"은 광고업(IC035)의 서비스마크(상표의 일종)로 등록되어 있습니다.

따라서 귀하가 상표로 등록하고자 하는 메뉴의 이름은, 가령, "Korean Experor's Express" 또는 "Power Steps"식으로 메뉴의 해당 음식을 직접적으로 표현하지 않는 이름으로 결정하는 것이 바람직합니다. 원하는 이름을 미국특허청에 상표로 등록하는 것이 가능한지를 알아보려면 웹사이트 www.parkandsutton.com/ptsearchkr.html을 방문하시면 됩니다.

박윤근 (John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 상표등록에서 본등록 (Principal Registry) 과 보조등록 (Supplemental Registry)의 차이점.

상표는 한 소유권자의 상품 출처를 다른 사람의 상품과 구별하는 단어, 문구, 기호, 또는 디자인입니다. 단어, 문구, 기호, 디자인의 조합으로 독특하게 표현할 수 있으며 상품 출처를 나타내면 하나의 상표가 될 수 있습니다. 서비스 마크는 제품이 아닌 서비스의 출처를 식별하고 구별한다는 점을 제외하고는 상표와 동일합니다. 그러므로 상표나 서비스 마크는 물품이나 서비스의 출처를 식별하는 것을 주 목적으로 합니다.

미국 상표 등록은 본등록 (Principal Registry) 과 보조등록 (Supplemental Registry)의 두 가지 등록(레지스트리)이 있습니다. 간단히 비교하자면 본등록 (Principal Registry)은 고유한 상표가 등록된 표준 레지스트리이고 보조등록 (Supplemental Registry)은 설명적이거나 지역명이 포함되었거나 또는 상품의 겉 모양을 상표로 등록하는 등 상표로서의 기능이 약하다고 여겨지는 상표가 등록되는 보조 레지스트리입니다. 보조 등록으로 등록된 상표는 이차적 의미(Secondary Meaning)가 입증될 수 있으면 본 등록에 재 출원하여 본등록에 등록될 수 있습니다.

이차적 의미 (Secondary Meaning)는 시간이 지남에 따라 소비자가 특정 제품에 대한 상표를 상품의 출처로 인식하여 식별이 가능하게 될 때 발생합니다. 이 경우 기업이 처음에는 등록할 수 없었을 설명적 표시 또는 약한 상표가치의 표시가 상표권을 획득할 수 있습니다. 설명적 상표 또는 약한 상표가치의 상표는 상표법에 따라 이차적 의미를 입증하기 위해 충분히 사용된 후 미래의 어느 시점에 본등록의 대상이 될 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상표는 5년 동안 계속 다른 사람으로부터 상표 소유권자의상표에 대한 이의 제기나 법적문제가 없었으면 상표 소유권자의 증언으로 보조등록을 거치지 않고 본등록에 등록이 될 수 있습니다.

  만일 상표가 매우 설명적인 상표이거나 매우 약한 상표가치를 지니고 있다면 오랜 시간이 지나도 보조등록에서 벗어날 수 없을 수 있지만, 상표에 대한 소비자의 인식, 상표의 유명성, 오랜 지속적인 광고, 광고 및 판촉에 투자한 투자비용, 광고 및 판촉물의 독특성 및 기타 이차적 의미를 증거하는 증거를 제시할 수 있다면 상표심사변호사의 결정으로 본등록에 등록될 수 있습니다. 그러나 매우 단순한 설명적 표시 또는 매우 약한 상표적 가치를 가진 표시는 보조등록에도 등록이 안될 수 있습니다. 등록이 안되는 예는 물품의 일반적인 명칭을(generic mark) 상표로 사용하려는 의도입니다.

보조등록에 등록됐다는 의미는 미국 특허청이 등록된 표시가 미국 연방법 아래 상표권리가 있을 수 있음을 증명한 미국 연방에 등록된 상표이며, 상표가 등록부에 나열된 제품 또는 서비스에 사용될 때 등록된 ® 기호를 본등록에 등록된 상표와 같이 사용할 권리가 상표 소유권자에게 있음을 의미합니다. 또한 미국 특허청에 상표 신청 후 접수되는 관련 상품에 대해 혼동을 줄 수 있는 유사한 상표 등록을 본등록과 같은 범위로 등록을 차단해 줍니다.

보조등록에 상표가 등록되었다고 해서 본등록의 모든 보호 기능이 제공되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 보조등록은 본등록에 등록된 상표에 부여되는 상표 소유권 및 배타적 권리 또는 상표의 상표기능에 대한 미국 특허청의 심사를 통한 권리 가정함을 부여하지 않습니다.

미국 특허청의 심사를 통한 권리 가정함이 부여되지 않으므로 보조등록에 등록된 상표는 본등록에 등록된 상표와는 다르게 아마존® 업소가 아마존®에게 제출해야 하는 연방 상표등록 증명으로 유효하지 못합니다. 그러나 현재로는 상표 신청 접수하여 본등록부에 신청한 심사과정에 있는 상표 신청번호만으로도 아마존 브랜드 등록이 가능합니다.

거의 모든 상표 신청 접수할 때는 보조등록에만 등록될 수 있는 상표도 만일을 위해 본등록에 신청을 하므로, 보조등록에 등록되는 상표도 심사 마치기 전에 아마존 브랜드 등록이 가능할 수 있다 봅니다. 또는 등록이 거의 불가한 선 등록된 상표와 유사한 상표도 본등록에 신청을 하므로, 상표등록이 불가한 상표도 심사 마치기 전에 아마존 브랜드 등록이 가능할 수 있다 봅니다. 그러므로 제 의견으로는 아마존에서 이러한 애매한 상황 때문에 아마존 브랜드 등록 조건을 변경시킬 가능성이 높다 생각됩니다.

추가로 보조등록에 등록된 상표는 위조 제품에 관한 연방 상표법을 사용할 수 없으며, 미국 세관에 등록해 혼동상표 사용 또는 위조 제품 수입을 세관에서 중단하는 데 사용할 수 없습니다. 또한 추가등록에 등록된 상표는 본등록에 등록된 상표에 부여될 수 있는 incontestability (기본적 상표 논쟁 불허) 권리를 주장할 수 없습니다. Incontestability (기본적 상표 논쟁 불허) 권리 부여를 받으려면 본등록 된 상표가 타인으로부터 등록된 상표에 대한 이의 제기나 법적문제가 없이 5년 동안 지속적으로 사용되었으면 상표 소유권자의 증언을 제시하므로 받을 수 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런 데 출원 상표는 오래전부터 계속 별문제 없이 사용해오고 있었습니다. 이러한 사용 사실을 근거로 거절 이유를 극복할 수 있는 지요?

상표와 상품이 서로 비슷하여 출원상표와 등록 상표 사이에 언뜻 혼동가능성이 인정되나, 판매 시장의 상황에 비추어 실제 사용시 혼동이 일어나지 않거나, 등록 상표 자체의 결함으로 인하여 등록 상표를 취소함에 의해 상표 등록의 거절 이유를 극복할 수 있는 경우가 있습니다. 적절한 상표의 선택 및 사용에 의한 소비자의 신용 (goodwill)의 축적은 오랜 시간 및 많은 노력과 비용이 걸리는 과정이며, 이미 사용되고 있는 출원 상표가 등록 상표와의 문제로 거절 이유를 받았을 경우, 여러 측면에서 검토하여 거절 이유를 극복하여 상표에 축적된 신용을 지키는 것이 바람직합니다.

출원 상표가 등록 상표의 출원일보다 먼저 사용된 경우 동시 사용 절차 (concurrent use proceeding)를 신청하여 거절 이유에 대응할 수 있습니다. 먼저 사용된 사실이 없는 경우 동시 사용 절차는 인용 상표의 소유자의 동의가 있어도 가능합니다. 이러한 동의는 일반 소비자에게 혼동을 일으키지 않도록 서로 상표의 사용 방법, 장소, 상품 등을 달리하여 상표를 사용하겠다는 약정에 의해 뒷받침되어야 합니다. 즉 출원 상표의 권리자와 인용 상표의 권리자 사이에 일정 조건하에 서로 상표를 방해되지 않게 사용하겠다는 내용에 인용 상표의 권리자가 동의를 하는 경우, 출원 상표의 동시 사용 등록이 가능한 길이 있습니다.

미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office)의 상표 항소 심판부 (Trademark Trial and Appeal Board)에서는 실제 상거래에서 적법한 동시 사용이 있었으며, 앞으로 계속 상표를 사용하여도 혼동 (confusion), 착오(mistake), 또는 기만(deception)이 일어나지 않을 것으로 판단되는 지를 결정하게 됩니다. 상표의 동시 사용 등록은 법원의 결정(Course Decree)에 근거해서도 가능합니다.

마지막으로 등록 상표가 더 이상 사용되지 않고 있다거나 다른 이유로 등록 상표가 무효라고 믿어지는 경우, 상표 등록 취소 절차 (cancellation proceeding)를 밟을 수 있습니다. 이 경우 출원 상표의 심사 절차는 취소 절차의 결과가 나올 때까지 정지될 수 있습니다. 등록 상표가 계속 존재함에 의해 피해를 받게 되는 자는 상표 항소 심판부에 상표 등록 취소를 주장하는 청원 (petition)을 제출할 수 있습니다. 상표 등록 취소 절차 신청의 이유로는 통상 상표 심사의 거절 이유 통지의 근거가 되는 거절 이유 중 어느 것이나 가능합니다. 즉 거절 이유에 해당하나 심사 과정에서 간과되어 잘못 등록된 상표에 대해, 심사상의 잘못을 지적하여 등록을 취소시키는 것이 가능합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런 데 출원 상표는 이미 계속 사용해오고 있으며, 그동안 제품 판매시 등록 상표와 혼동이 문제가 된 적은 없었습니다. 이러한 실제 상황을 답변서에서 주장할 수 있는 지요?

상표 심사관은 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)을 판단할 때 대부분 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성을 기준으로 하여 판단하게 됩니다. 그러나 상품이 판매되는 시장에서 구매자가 정말로 혼동을 일으키는 지는 단순히 상표와 상품이 서로 얼마나 비슷한가 하는 객관적이고 일률적인 판단 기준과는 다른 경우가 많습니다. 상표 심사관은 실제 시장의 상황까지는 통상적으로 알 수 없으므로, 출원인이 적절한 증거를 첨부하여 실제 혼동가능성이 존재하지 않는 것을 주장하여 거절 이유를 극복할 수 있는 가능성이 있습니다. 즉 출원인은 출원 상표와 거절 이유에서 인용된 등록 상표의 상표와 상품이 어느 정도 비슷하더라도, 구매자가 혼동을 일으키지 않는 타당한 이유가 있다는 것을 주장하고 증거를 첨부하여 답변서를 제출할 수 있습니다.

타당한 이유의 하나의 예는 소비자가 구매시 기울이는 주의의 정도입니다. 값이 비싼 상품의 경우 소비자는 대개 신중하게 살펴보고 구매할 것입니다. 반면 값이 싸고 흔한 제품의 구매시에는 상대적으로 주의를 덜 기울일 것입니다. 또한 구매자 층이 전문가나 관련 분야 종사자 등 상품에 대한 지식과 경험에 풍부한 경우에도 주의를 더 기울인다 볼 수 있습니다. 이같은 경우에는 상표도 주의 깊게 볼 것이므로 혼동가능성이 줄어드는 것입니다. 증거로는 소비자가 그와 같은 경우 주의를 더 기울인다는 내용의 통계 등을 포함하는 연구 자료, 설문 조사, 기사, 카타로그 등을 제출할 수 있습니다.

다른 하나의 예는 출원 상표와 등록 상표가 같이 사용되었으나 실제 혼동을 일으킨 경우는 없었다는 것을 주장하고 입증하는 것입니다. 특히 문제의 상표들이 같이 사용된 기간이 오래되었을 수록, 그리고 출원 상표가 유명한 것일 수록, 혼동 가능성이 없다는 강한 증거가 됩니다. 유명한 상표일 수록 소비자의 인식도가 높고, 또한 사용 기간이 오래되었음에도 불구하고 혼동이 발생하지 않았다면, 이는 혼동가능성이 실제로는 없다는 뒷받침이 되는 것입니다. 증거로는 상품의 유통에 관계되는 사람들의 증언 또는 소비자 설문 조사 등을 제출할 수 있습니다.

또 다른 예는 출원 상표와 등록 상표가 공통으로 같이 갖는 부분이 제3자에 의해 널리 사용되고 있는 경우입니다. 이러한 경우 소비자는 그 공통부분이 여러 상표에 동시에 사용되고 있다는 것을 이미 알고 있으므로 상표에서 서로 다른 부분을 찾아서 구별할 것입니다. 증거로는 그 분야에 대한 상품 및 서비스에 대한 지식을 갖춘 사람들의 증언과 상품 견본, 카타로그, 광고 등이 제출될 수 있습니다. 제3자의 등록 상표도 시장의 상황을 직접 반영하는 것은 아니지만 참고로서 이용될 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 비교해본 결과 상표는 유사하나 상표가 사용되는 상품이 다릅니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는 지요?

상표 출원 거절 이유의 대부분을 차지하는 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성입니다. 즉 상표가 같거나 거의 비슷해도 출원인은 출원 상표의 상품을 등록 상표의 상품과 확실하게 구별되게 보정을 하거나, 출원 상표의 상품과 등록 상표의 상품이 다르다는 증거를 제출하여 혼동 가능성을 일으키지 않는 것을 주장할 수 있습니다.

상품과 관련한 혼동 가능성은 문제되는 상표가 사용되는 상품들이 일반 소비자가 똑같은 제조자 또는 똑같은 제조자와 관련된 자가 만들어 시장에 제공되는 것이라는 잘못된 믿음을 불러일으키는 상황을 나타내는 것입니다. 그러므로 혼동 가능성의 판단에는 상표 자체 및 상품과 관련한 시장의 상황이 종합적으로 고려되어야 합니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 상품 자체의 성질이라는 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다. 혼동 가능성은 비슷한 상품들 사이 뿐만이 아니라, 같은 분야나 경쟁관계가 아닌 제품들 사이에도 일어날 수 있습니다. 또한 상품과 상품 관련 서비스 사이에도 일어날 수 있습니다.

출원 상표의 심사에서 비교 대상이 되는 각 상표 또는 서비스의 성질 및 서로의 관련성은 상표 출원 및 등록 상표에 기재된 상품 또는 서비스를 기준으로 합니다. 출원인은 상표 출원서에 기재한 상품을 등록 상표의 상품과 구별되도록 보정하여 거절 이유에 대한 답변서를 제출할 수 있습니다. 등록 상표와 출원 상표의 상품 분류 (class)는 혼동 가능성과는 무관합니다. 상품 분류는 단지 특허상표청의 행정적 편의를 위한 것이며, 실제 시장에서의 상품의 관련성을 나타내는 것이 아닙니다. 혼동 가능성의 판단은 위에 설명한 대로 시장에서 일반 소비자의 판단을 기준으로 합니다.

출원인은 또한 등록 상표의 상품과 출원 상표의 상품이 실제로 다르다는 증거를 제출할 수 있습니다. 통상 제3자의 등록 상표 또는 출원인 및 등록 상표권자의 광고 자료가 등록 상표의 상품이 업계에서 특정한 의미를 갖는다는 것 또는 상품간의 중복이 사실상 없다는 것 등의 증거 자료로 제출됩니다.

혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 과일 포장 용기를 사용 상품으로 하는 상표 PINE CONE과 과일 통조림을 사용 상품으로 하는 상표 PINE CONE, 선탠 관련 상품을 사용 상품으로 하는 상표 ULTRATAN과 선탠 관련 서비스를 사용 서비스로 하는 상표 ULTRATAN이 있습니다. 반면 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예로는 핫소스 제품을 사용 상품으로하는 상표 AMAZON과 식당업을 사용 서비스로 하는 상표 AMAZON, 향수 제품을 사용 상품으로 하는 상표 SCHIAPARELLI와 의류 및 패션 액세서리를 사용 상품으로 하는 상표 SCHIAPARELLI가 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 등록 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는 지요?

혼동 가능성(Likelihood of Confusion)은 상표 등록 출원의 거절 이유 중 가장 많은 부분을 차지합니다. 또한 많은 상표가 이미 사용되고 등록되어 있으므로, 등록 상표와 혼동 가능성이 없으면서 식별력이 있는 상표를 선택하여 출원하는 것과 등록을 받는 것이 아주 중요합니다. 이런 상황을 피하려면 상표 및 사용 상품의 차이점에 근거해 혼동 가능성이 실제로 존재하지 않는다는 주장과 증거를 제출하면 됩니다.

상품의 구매자는 과거에 특정 상표를 부착한 상품을 구매하거나 광고를 본 것 등의 기억에 의존하여, 현재 구매하려는 상품의 상표를 비교 판단하게 됩니다. 일반적으로 구매자는 상표의 세부를 기억하지 않으며 상표 및 상품에 관련된 전체적 인상만을 기억하게 됩니다. 그러므로 상표의 세부적인 면이 달라도 전체적으로 받는 인상이 비슷하면 혼동가능성이 있다고 심사관이 판단하는 것입니다.

출원인은 거절이유에 인용된 상표와 출원 상표의 차이점이 있으며, 그 차이점에 의해 그 상표가 사용되는 상품의 구매자층에 대해 전체적 상업적 인상이 다르다는 것을 주장하여야 합니다. 혼동 가능성의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성입니다. 본 기사에서는 먼저 상표간의 유사성을 설명하겠습니다. 문자로만 이루어진 상표(Word Mark)의 유사성은 출원 상표 및 인용 상표의 겉모습, 발음 및 의미를 비교하여 결정됩니다. 인용 상표와 비교할 때 상표의 일부분이 단순히 변경, 삭제 또는 추가된 것은 그로 인한 차이가 뚜렷한 상업적 인상의 차이를 일으키지 않는 한 유사한 것으로 봅니다. 즉 차이점이 상품의 성질을 단순히 묘사하거나 일반적으로 표현한 것은 상업적 인상의 차이가 있다고 볼 수 없으며, 새로운 또는 간접적, 즉 암시적인 의미의 차이를 나타내는 것이라면 뚜렷한 인상의 차이가 있어 혼동가능성이 없다고 주장할 수 있을 것입니다.

혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 Impact와 Hi-Impact, Shrimp Royale과 Seafood Royale, Galaxy와 Galaxie 등이 있습니다. 언뜻 유사해보이나 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예에는 Crystal과 Crystal Creek, Bed and Breakfast Registry와 Bed and Breakfast International 등이 있습니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다.

디자인으로 이루어진 상표(Design Mark)의 경우에는 겉모습, 즉 시각적 유사성이 판단의 기준이 되며, 문자와 디자인이 결합된 상표는 문자에 일반적으로 비중이 더 주어지나, 문자에 별 특징이 없는 경우에는 디자인에 비중을 두게 됩니다. 이상 상표의 유사성에 대해 설명을 드렸으나 상표가 사용되는 상품의 유사성도 혼동가능성 판단에 고려가 되는 것은 물론입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 약 2년전에 연방정부에 상표출원을 하였습니다. 지난해에 비지니스 이전으로 주소변경이 있었으나 이를 미처 변호사에게 알리지 못하였습니다. 출원된 상표의 등록이 완료되었을 것이라는 기대로 최근에 변호사에게 연락을 하였는데 예기치 않게 출원상표가 포기되었다는 것을 알게되었습니다. 포기된 상표를 살릴수 있는지요?

연방특허상표청(USPTO)에 청원서(Petition)를 접수하여 포기(abandon)된 상표를 출원중(pending or active)인 상태로 부활시키는 방법을 고려하실수 있습니다. 포기된 상표를 살리기 위한 청원서는 출원상표가 포기된 날로부터 2개월 이내에 소정의 청원료와 함께 특허상표청에 제출되어야 합니다. 특허상표청의 포기통지서 발행일로부터 2개월이 지났다면 청원서의 제출은 불가하므로 다시 상표출원을 하시는 방법밖에는 없습니다. 포기된 상표출원을 살리기 위한 청원서의 제출은 다음 3가지 경우에 가능합니다.

첫번째로, 출원상 상표에 대하여 특허상표청의 상표심사관이 다른상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)등을 이유로 거절통지서(Office Action)가 발송되었으나 이에대한 답변서(Office Action Response)를 기한내에 특허상표청에 제출하지 않아 포기된 경우의 청원서제출입니다. 가령, 특허상표청이 출원상표에 대한 거절통지서를 발송한 날로부터 6개월 이내에 답변서가 접수되지 않으면 특허상표청은 곧바로 포기통지서(abandonment notice)를 보내오는데, 이때 특허상표청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 거절극복을 위한 답변서와 함께 청원서를 특허상표청에 제출하면 포기된 상표출원은 출원중인 상태로 부활시키고 함께 제출된 답변서는 상표심사관에 의하여 심사되도록 할수 있습니다.

청원서 제출의 두번째 방식은 실제사용증명을 기한내에 제출하지 않아서 포기된 상표출원의 경우에 적용됩니다. 상표의 사용 예정(Intent to Use)을 근거로 출원된 상표가 심사통과되면 특허상표청은 허락통지서(Notice of Allowance)를 발송하게되는데, 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 해당상표에 대한 실제사용증명(Statement of Use)을 특허상표청에 제출하지 않으면 출원상표는 포기 됩니다. 이 경우에는 역시 특허상표청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 실제사용증명을 위한 제품사진등과 함께 청원서를 제출함으로서 상표등록과정이 다시 순조롭게 진행되도록 할수 있습니다.

포기된 상표출원을 부활시키기 위한 세번째 청원서 제출방식은 위에 설명된 두번째 청원서 제출 방식과 연결된다고 볼수 있습니다. 즉, 앞으로 상표를 사용할 예정임을 근거로 출원된 상표의 심사통과로 상표허락통지서도 받았으나 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 상표사용증명이 불가하고 또한 상표사용증명의 제출기한 연장요청서(Extension request)도 제출되지 않아 포기된 출원상표를 부활시키는 청원방식입니다. 이러한 경우에는, 상표사용증명의 제출기한 연장요청서와 함께 청원서를 제출하여 상표출원은 출원중(pending)인 상태로 유지할수 있습니다. 물론, 이때 상표의 실제사용이 개시되면 곧바로 제품사진등 상표사용증명을 특허상표청에 제출함으로서 출원상표는 연방상표로 등록(registration)될수 있습니다. 한편, 상표출원 포기통지서의 주요 원인이 주소변경인 점을 감안하면 주소지 변경이 있는 경우 이를 곹바로 변호사에게 통보하는 것이 매우 중요하다 하겠습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 미국특허청에 상표를 등록하기 전에 비슷한 상표가 있는지를 확인하기 위하여 상표검색을 의뢰하였습니다. 검색결과에는, 다른회사가 이미 저희가 등록하려는 상표를 "IC 005"과, "IC 010"분야에 등록한 것으로 나타났습니다. 이는 무엇을 의미하는지요. 또한 제가 등록하고자 하는 상표와 동일한 이름이 다른 사람에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었어도 상표로 사용하고자 하는 저의 회사이름을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

일반적으로 상표가 미국특허청(www.uspto.gov)에 등록되었다고 하여 그 등록된 상표를 모든 분야의 비즈니스에 사용할수 있는 것은 아닙니다. 바꿔 말하면, 상표로 사용하고자 하는 비즈니스의 분야가 다르다면 이미 등록된 상표와 동일한 상표를 연방정부에 등록하는 것이 가능합니다. 예를들어, 가죽의류만을 제조 판매하는 회사가 가죽의류의 브랜드 상표로 사용하기 위하여 연방정부에 "LETEX"라는 이름을 상표등록하였다 하여도, 동일한 이름을 컴퓨터 게임기의 상표로 사용하려는 다른회사의 상표등록은 가능합니다.

현재 상표등록의 기준으로 세계 각국의 특허청(상표청)은 IC로 통용되는 국제 상표 분류표(International Schedule of Classes of Goods and Services)를 공동으로 사용하고 있습니다. 상품(goods)에 붙이는 상표(Trademark)는 IC 001에서 IC 034까지로 분류하고, 서비스업에 붙이는 서비스마크(Service Mark)는 IC 035에서 IC 045까지로 나누어 분류하고 있습니다. 질문하신 "IC 005"은 의약품류에 해당되고, "IC 010"은 의료기기분야에 해당됩니다. 또한, 전자제품은 IC 009에 포함되고, 가죽제품은 IC 018에 포함되고, 의류와 신발류는 IC 025에 포함됩니다. 서비스 마크의 경우, 보험분야는 IC 036에 포함되고, 건설분야는 IC 037에 포함되고, 교육분야는 IC 041에 포함되고, 식당분야는 IC 042에 포함됩니다.

일반적으로 연방정부에 상표를 등록하였다는 것은 국제상표분류표(IC)중에서 해당 비즈니스 분야에 등록하였다는 것을 의미합니다. 다시말하여, 가죽의류에 사용할 "LETEX"라는 상표를 특허청에 등록하였다는 것은 대개의 경우 국제 상표 분류표중에서 가죽제품류를 포괄하는 IC 018에 등록되었다는 의미입니다. 이미 동일한 상표가 의약품류(IC 005)에는 등록이 되었으나 가죽제품류(IC 018) 에는 등록되지 않았다면, 제 3자가 동일한 상표를 가죽제품류(IC 018)에 등록하는 것이 가능합니다.

단, 상표의 심사과정에서 기존의 상표와의 혼동가능성(Liklihood of confusion)이 있다고 상표심사관이 판단하게 되는 경우에는 이러한 국제상표분류표(IC)와 관계없이 상표등록이 거절될수도 있습니다. 또한, 유명상표(famous mark)의 경우에는 일반적으로 상표권의 범위가 넓게 해석되기 때문에, 유명상표와 동일하거나 유사한 상표를 특허청에 등록출원하여 상표등록심사를 통과하는것은 어렵습니다.

따라서, 귀하가 등록하고자 하는 상표가 이미 다른사람에 의해 연방정부에 등록된 것으로 확인이 되었다면, 먼저 이미등록된 상표가 유명상표인지와 비즈니스 분야가 다른지를 확인하고, 기존상표와의 혼동가능성에 따른 거절을 고려한 후에 상표등록을 시도하는 것이 바람직합니다. 상표검색(trademark search)은 미국특허청이 인터넷을 통하여 무료로 공개하고 있는 상표테이터베이스(http://tmsearch.uspto.gov)를 통하여 직접 해 보실수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 상표 등록거절 후 재심요구 및 상표법원 상소에 대하여.

상표 등록거절 후 재심요구 및 상표법원 상소에 대하여

상표등록의 중요성은 매년 더욱 중요해지고 있다. 이제는 아마존® 같은 온라인 업체에서도 상표등록이 없으면 아마존®을 통해 상품을 판매할 수 없는 예가 날로 일어나고 있다. 이러한 환경속에서 미국 특허/상표청은 상표심사의 모든 면에서 전보다 더욱 섬세한 심사를 하므로 일년전만 해도 등록 허락이 되었을 만한 상표등록 신청서류도 office action을 통한 거절 통지서를 받는 사례가 많아지고 있다.

상표등록 거절이유는 여러가지가 있을 수 있지만, 상표등록 거절이유의 대부분을 차지하는 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)의 중요한 판단 기준은 상충되는 상표의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품 또는 서비스 업의 유사성이다. 그러므로 상표가 같거나 거의 비슷해도 출원인은 출원상표의 상품을 상충되는 상표의 상품과 확실하게 구별되게 보정을 하거나, 출원상표의 상품과 상충되는 상표의 상품이 다르다는 증거를 제출하여 혼동 가능성을 일으키지 않는 것을 주장할 수 있다. 많은 경우에 혼동 가능성 이유 외 상표가 상품 또는 서비스를 설명하는 (Descriptive Use) 문구라는 지적도 거절 이유가 될 수 있다. 이러한 심사관의 혼동 가능성 및 설명하는 문구의 판단에는 상표 자체 및 상품/서비스와 관련한 시장의 상황이 종합적으로 고려되어야 하므로 심사관의 판단은 상품 자체의 성질이라는 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려될 수 밖에 없다.

심사관의 1심에서 만일 혼동 가능성 및 여러가지 이유로 office action (거절서)가 발생하면 출원인은 6개월 내 심사관이 지적한 내용 하나 하나를 섬세하게 반박할 수 있는 자료를 준비해 office action response (반박서류)를 법률조항 및 판결 선례를 의지하여 반박할 수 있다. 심사관은 반박서류를 통해 상표등록 가능성을 재심하게 되고 상표등록을 허락하던지 아니면 심사관이(1) Final Office Action (마지막 거절 결정서)를 또는 (2) 심사관이 새로운 이유로 거절하게 되면 Non-Final Office Action를 보낸다. Non-Final Action은 다시 반박서류를 제시하면 된다. Final Office Action에서 간단한 형식적 거절은 (예:서비스 표현 교정 요구, 등) 추가 Office Action Response로 해결할 수 있지만 만일 법적 내용에 의한 거절이 있으면 상표 등록에 대한 심사는 끝남이 된다.

Final Office Action을 받게 되면 출원인은 많은 경우에 상표등록을 기권하는데 만일 심사관이 판단을 잘못했다고 생각되면, 또는 전에 생각하지 못했던 내용이나, 반박하지 못했던 내용 또는 새로운 증거를 제시하여 새로운 법적 반박을 할 수 있으면, 심사관에게 6개월 내 Request for Reconsideration (재심 청구)를 할 수 있다. 원칙적으로는 전에 했던 증거와 반박내용만으로도 Request for Reconsideration을 청구할 수 있지만, 만일 그렇게 한다면 심사관의 판결을 바꿀 수 있는 가능성은 없다 보며, 새로운 증거물과 새로운 법적 반박내용이 제시되어 심사관의 판단을 바꾸게 인도해야 한다. 만일 Request for Reconsideration을 새로운 증거물과 새로운 법적 반박내용으로 청구했음에도 불구하고 등록허락이 안된다면, appeal to Trademark Trial and Appeal Board (“TTAB” 상표청내 행정법원에 상소)를 할 수 있다.

Request for Reconsideration을 접수하면 심사관은 재심을 한 후 (1) 상표등록을 허락 할 수 있고, (2) 심사관의 새로운 증거를 제시하며 Non-Final Office Action을 발행하여 출원인의 추가 의견을 요구할 수 있으며, 또는 (3) 새로운 증거를 제시하되 Final Office Action을 maintain하며 Request for Reconsideration을 거절 할 수 있다. 만일 심사관이 새로운 증거를 제시하되 Final Office Action을 유지하면, 처음 Final Office Action 날로부터 6개월이 지나지 않았으면 Second Request for Reconsideration을 제시하여 심사관이 더 이상 심사를 중단한다 하여도 TTAB에서의 상소를 위해 추가 증거를 제시할 수 있다.

만일 appeal to TTAB를 제시하려면, 출원인이 꼭 Request for Reconsideration을 제시하지 않고도 상소를 할 수 있지만 TTAB에서 상소진행시는 오직 상소전에 출원인과 심사관이 제시했던 증거자료만을 일용할 수 있으므로 상소를 제시하기 전에 Request for Reconsideration를 요구하므로 모든 증거자료 및 추가자료를 상표 심사관에게 완벽하게 상소에서 일용할 수 있게 함이 매우 중요하다. TTAB에 상소를 고려한다면 상표심사과정에서 Final Office Action이 나온 날로 6개월 내 상소를 접수해야 하며, Request for Reconsideration을 시간내 접수했다 하여도 상소는 Final Office Action이 나온 날로 6개월 내 접수해야 한다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 생산자와 판매자 간의 상표의 소유권 다툼

상표 등록거절 후 재심요구 및 상표법원 상소에 대하여 상표는 상품을 생산 또는 판매하는 자가 자신의 상품이 타 상품으로부터 구별될 수 있도록 사용하는 단어, 구절, 심볼, 디자인, 표장, 또는 이러한 것들이 조합된 마크이다. 그러므로 상표의 권리는 기본적으로 상품을 생산하며 품질과 제품에 대한 권한이 있는 업체에 부여된다.

만일 A 사가 브랜드 A로 상품을 만들어 판매하고 A상표를 미국 특허청에 등록하면 A상표는 당연히 A 사 소유이며 제3자가 A 상표 또는 A 상표와 혼동될 수 있는 상표를 미국내에서 사용함을 막을 수 있는 권리를 갖는다. 다른 예로는 B사가 외국에 있는 C사의 제품을 수입하여, B사의 상표를 부착한 뒤 미국에서 판매한 경우이다. 이 경우에도 제품에는 C사의 표기가 전혀 되어 있지 않으므로, 상표권은 당연히 B사에 있다 (예: OEM). 그러나 이렇게 쉽게 판단할 수 없는 경우도 자주 발생한다.

미국의 B사가 한국의 A사의 물품을 수입해 물품에 B사의 상표를 부착하지 않고 수입된 물품을 미국에서 판매하는 경우가 그 예가 된다. 한국의 A사는 미국의 B사에게 독점판매권을 부여하였고, 미국 내에서는 B 사를 통해서 최초로 제품의 판매를 이루었다. 또한, 한국 A사는 미국 B사의 요청에 따라, 미국 수출 제품에 약간의 품질 교정 및 포장 변경을 하여 수출하였고, B사는 오랜 시간 동안 광고 및 마케팅 노력 들여 A사의 물품을 판매하였다. 이후, B사는 미국에서 처음으로 A 상표가 부착된 물품을 판매한 자로서, B사의 오랜 마케팅에 대한 투자를 보호하기 위하여 A상표를 B사 이름으로 미 상표청에 등록하였다. 본 예에서 한국A사는 한국에서만 판매되던 제품을 B사의 투자와 마케팅으로 미국에서 제품을 알리며 큰 혜택을 보게 되었다. 이런 상황에서 A사와 B사 간에 분쟁이 생기면, B사의 입장에서는 미국법은 한국의 상표권리와 관계가 없고 미국 상표권리는 선 판매 및 선 등록 위주로 권리가 부여되므로 A상표에 대해 소유권 주장을 하게 된다. 이런 경우에는 생산자와 독점유통업자와 관계가 복잡하므로 누가 상표의 소유지인지에 대한 판단이 쉽게 내려질 수 없다.

이러한 상표 소유권 분쟁을 판결하기 위해 미국 법원에서는 아래와 같은 여러 요소들을 종합하여 분석 비교한다. (1) 누가 상표를 구상했는가, (2) 누가 먼저 상표를 물품에 부착하여 사용했는가, (3) 누구의 이름이 상품 또는 표장 또는 판촉물에 어떻게 표시되어 있는가, (4) 누가 상품의 특성과 품질에 대한 통제권을 행사했는가, (5) 소비자는 누가 상품을 보증한다고 생각하는가 (예: 결함에 대한 불만을 누가 접수하고 적절한 교환 또는 환불 또는 애프터 서비스를 하는가), (6) 누구가 상표가 부착된 물품에 대한 판촉 및 광고비용을 지불했는가 등이다. 이러한 판결은 객관적 및 주관적 주장이 섞일 수밖에 없으므로 쉬운 판결이 아니다. 각 주마다 비교하는 사항들이 약간씩 다를 수 있지만, 보편적으로 위 요소들을 종합하여 비교하고 판단하며, 가주가 속한 연방 9th Circuit도 위와 같은 사항들을 고려하여 판단한다.

이러한 상표권 소유분쟁을 피하는 방법은 의외적으로 매우 간단하다. 양사의 판매/유통계약서에 상표A는 누구의 소유인가를 확실히 하면 법원은 계약서 내용을 인정한다. 생산자는 자신의 귀한 상표권을 잃어버리지 않기 위해, 유통업자는 그간의 노력과 투자가 헛수고가 되지 않게 하기 위해 계약서에서 상표권에 대한 사항을 미리 명확하게 기재 해놓는 것이 중요하겠다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박로펌

+ 제품의 모양이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는데, 어떤 경우입니까?

제품의 모양이나 회사의 포장을 모방하면 그 권리를 소유한 회사가 어떤 종류의 권리를 가지고 있느냐에 따라 세가지 면에서 지적재산권에 침해가 될 수 있습니다.

의장특허 (Design Patent) 제품의 겉모양은 실용성있는 물품이므로 저작권 등록이 불가능하나 의장특허로 보호받을 수 있습니다. 의장특허로 등록된 디자인은 평범한 제 3자가 보았을 때 의장특허 등록된 디자인과 거의 흡사한 디자인을 사용한 것으로 인정되면 의장특허 침해가 됩니다. 일반적으로 제품의 모양을 의장특허로 보장받는 물품은 자동차 그릴 (grill), 자동차 휠 (wheel), 보석 (jewelry), 가방 (bags and luggage), 옷 (clothing) 등이 있으며 특별한 실용적 기술면의 발명은 없어도 독특한 모양이 인정되는 물품입니다.

상표 (Trade Dress) 일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이와 같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로는 가운데가 홀쭉한 코카콜라® 병을 들 수 있습니다. 이 독특한 모양의 코카콜라® 병이 장기간 사용돼 비슷한 형태의 음료수 병을 보면 많은 소비자가 코카콜라®를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하기 때문에 이것은 하나의 상표로 간주됩니다.

보편적으로 트레이드 드레스는 상표법에 관한 불공정거래법으로 등록되지 않은 상표에도 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있는 가능성이 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스도 하나의 상표로서 상표출원을 통해 등록상표로서 보다 넓은 연방법의 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 연방상표 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 판매하거나 광고함으로써 포장 또는 외관이 주는 2차적 상표적인 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 또한 2차적 의미의 획득 과정에 있어 지난 5년동안 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 앞에 설명한 바와 같이 코카콜라 병이나 전화서비스를 가리키는 AT&T®사의 전화상의 종소리나 절연체를 가르키는 Owens-Corning®의 핑크색입니다. 오랜 사용과 광고로 상표가 아닌 트레이드 드레스에 상표 권리가 인정되는 것입니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있다는 것이 인정되어야 합니다. 혼동가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해여부 및 이에 따른 금지처분의 결정을 내리게 됩니다.

첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다. 둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 경제적인 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그 같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동 가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

상품의 포장이나 외관은 두가지 지적소유권을 주장 할 수 있습니다. 트레이드 드레스로서의 상표등록과 의장특허 등록입니다. 트레이드 드레스로서의 상표등록은 2차적 의미를 지닌 후에만 할 수 있으므로 획득하기가 쉽지 않지만 일단 등록된 후에는 10년 마다 계속해서 권리를 연장 할 수 있습니다. 반대로 의장특허는 등록은 쉬운 편이지만 등록 후 14년의 제한된 유효기간이 있습니다.

저작권 (Copyright) 제품의 겉모양은 실용성이 있는 물품이므로는 저작권 등록이 불가능합니다. 그러나 제품의 포장 (packaging)에 사용된 모든 문구나 디자인은 저작권으로 보호됩니다. 저작권은 등록을 하지 않아도 보호받을 권리가 부여되지만 권리를 주장하려면 등록한 후에만 할 수 있습니다. 등록 이전에 있었던 침해에 대해서는 상황에 따라 아주 작은 권리만을 주장할 수 있습니다. 그러므로 모든 지적재산권은 최대한 신속히 등록하는 것이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 미국 지식재산권법 침해대상 Grey Goods (회색 상품)

Grey Goods (회색 상품)은 미국 지식재산권 소유자의 승인된 물건이 미국 지식재산권 소유자의 허락없이 승인된 유통채널 외부에서 판매되는 상품이다. 즉, 짝퉁이 아닌 진품이 미국 지식재산권 소유자의 허락없이 미국에 유통되는 물품을 말한다. 소비자에게 쉽게 표현될 수 있는 Grey Goods는 미국 제조회사 A 브랜드 약품이 미국 판매망을 통해 유통되지 않고 같은 제조회사가 외국에서 싸게 판매한 같은A 브랜드 약품을 다시 미국에 수입해 유통하는 경우이다. 판매되는 물품같이 물품 자체가 불법은 아니지만 미국 지식재산권법을 위반하는 외국에서 판매된 진품이 미국으로 수입된 물품을 가리켜 Grey Goods, 즉 회색 상품이라 칭한다.

근래에 Grey Goods를 외국에서 구입해 미국의 지식재산권 소유자의 허락없이 판매하는 예가 Amazon® 또는 eBay® 또는 Etsy® 같은 중간 판매업체를 통해 자주 발생하고 있다. 이러한 예를 미국 지식재산권 소유자 또는 Exclusive Distributors (독점 판매자)가 알게 될 경우 미국 연방 소송을 제기할 수 있으며, 또는 Amazon® 같은 중간 판매업체에 고발하여 (1) 중간 판매업체로 하여금 침해대상 물품을 강제로 매장에서 내리게 하던지 또는 (2) 이러한 중간 판매업체의 판매구좌 (seller’s account) 및 금융구좌 (financial account, 예: PayPal®) 등을 동결시킬 수 있다.

Grey Goods판매자는 짝퉁도 아닌 같은 회사에서 만든 정품을 제 값 지불하고 구입 후 자신이 거주하는 나라에서 정당한 방법으로 정품을 수출하는 것이 미국에서 불법이 될 수 있다고 생각하지 못할 수 있다. 특히 미국 지식재산권법에 First Sale Doctrine (한 번 정식으로 팔린 물품은 소유자가 권리 제제를 할 수 없다는 판례)도 있으므로 Grey Goods판매자는 이해가 안 되는 상황이 될 수 있다. 그러나 외국에서 판매되는 정품과 미국에서 판매되는 정품에 “Material Difference”가 있으면 미국 First Sale Doctrine으로 보호를 못 받을 가능성이 많다.

미국법이 소비자를 보호하기 위해 있는 점을 고려하면 미국에서 허락된 물품과 다른 요소가 있는 물건이 판매되어 소비자를 혼돈되게 함을 막는 것은 미국 입장에서는 당연하다 볼 수 있다. 예를 들면 아무리 한국에서 제값에 구입된 진품이라도 미국 규격 또는 미국 정식 판매망 환경에 의지하지 않고 미국에 판매된 물품은 미국회사나 독점판매자가 after service등을 해야 할 의무가 없을 수 있으므로 소비자가 미국에서 정식으로 유통되는 진품으로 착각하고 구입 후 return, repair, product questions, after service, 또는 손해배상을 받지 못할 수 있다. “Material Difference”에 대한 판단은 실질적 차이가 있는 경우만 Gray Goods로 판결될 수 있다 생각할 수 있지만, 법원에서는 질적인 문제 외 after service 불편 같은 약간의 차이만 있어도 “Material Difference”가 된다는 판례가 나오는 추세이기에 Gray Good의 판매 시 판매자는 이러한 사항을 미리 확인하여 판매에 만전을 기해야 할 것이다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ Grey Goods (회색 상품)은 미국 지적재산권법 침해대상이다

Grey Goods (그레이 상품)은 미국 지적재산권 소유자의 승인된 물건이 미국 지적재산권 소유자의 허락없이 승인된 유통채널 외부에서 판매되는 상품이다. 즉, 짝퉁이 아닌 진품이 미국 지적재산권 소유자의 허락없이 미국에 유통되는 물품을 말한다. 소비자에게 제일 쉽게 표현될 수 있는 Grey Goods는 미국 제조회사 A 브랜드 약품이 미국 판매망을 통해 유통되지 않고 같은 제조회사가 외국에서 싸게 판매한 같은A 브랜드 약품을 다시 미국에 수입해 유통하는 경우이다. 또 같은 맥락에서 한국 유명 브랜드 화장품이 미국에서 판매되는 값보다는 중국이나 인도에서 싸게 판매된다면 그 화장품을 구입해 미국에 판매하는 경우이다. Black Market (또는 Dark Market, 암시장)에서 판매되는 물품같이 물품 자체가 불법은 아니지만 미국 지적재산권법을 위반하는 반 진품 (real thing but something is off)들을 가리켜 Grey Goods (즉 회색 상품)이라 칭한다.

근래에 Free Trade 및 관세 인하 정책으로 자유무역을 촉진하려는 국제적 노력과 물품 수입에 대한 제제가 미약함과 또 저렴해진 외국 운송비용 때문에 이러한 Grey Goods를 외국에서 구입해 미국의 지적재산권 소유자의 허락없이 판매하는 예가Amazon® 또는eBay® 또는 Etsy® 같은 중간 판매업체를 통해 자주 발생하고 있다. 이러한 예를 미국 지적재산권 소유자 또는 Exclusive Distributors (독점 판매자)가 알게 될 경우 미국 연방 소송을 제기할 수 있으며, 또는Amazon® 같은 중간 판매업체에 고발하여 (1) 중간 판매업체로 하여금 침해대상 물품을 강제로 매장에서 내리게 하던지 또는 (2) 이러한 중간 판매업체의 판매구좌 (seller’s account) 및 금융구좌 (financial account, 예: PayPal®) 등을 동결시킬 수 있다. 만일 Grey Goods를 판매하다가 판매자의 판매구좌 및 금융구좌가 동결되면 판매자의 동일한 구좌를 사용하는 모든 사업이 동결될 수 있으므로 판매자에게는 매우 심각한 문제가 될 수 있다. 다행히 연방법원의 판결이 없으면 중간 판매업체의 판매구좌 및 금융구좌 등을 동결시키시는 것이 어려울 수 있으나, 지적재산권 등록증 하나만으로도 중간 판매업체로 하여금 침해대상 물품을 강제로 매장에서 내리게 할 수 있다. 일반적으로 중간 판매업체는 자신들이 법적 문제에 개입되지 않기 위해 우선 침해대상 물품을 속히 매장에서 내리는 조치를 택하게 된다. 이러한 상황에서는 Grey Goods 판매자는 미국 지적재산권 소유자로부터 합의 또는 license를 받아 동결된 구좌를 release 하는 방법 밖에는 없다. 물론 법적으로는 Grey Goods가 Grey Goods에 속하지 않는다는 것을 법적으로 반박할 수는 있겠지만 행정상, 시간상, 또 비용상 거의 불가할 수 있다.

Grey Goods판매자는 짝퉁도 아닌 같은 회사에서 만든 정품을 제 값 지불하고 구입 후 자신이 거주하는 나라에서 정당한 방법으로 정품을 수출하는 것이 미국에서 불법이 될 수 있다고 생각하지 못할 수 있다. 특히 미국 지적재산권법에 First Sale Doctrine (쉽게 표현하면, 한 번 정식으로 팔린 물품은 지적재산권 소유자가 권리 제제를 할 수 없다는 판례)도 있으므로 Grey Goods판매자는 이해가 안 되는 상황이 될 수 있다. 그러나 First Sale Doctrine이 모든 물품에 해당되지는 않으며 외국에서 판매된 물건에는 해당되지 않을 가능성이 매우 높다. 그러나 외국에서 판매되는 정품과 미국에서 판매되는 정품에 “material difference” (중요한 차이점)이 있으면 미국 First Sale Doctrine으로 보호를 못 받을 가능성이 많다. 미 법원은 각 case마다 fact base로 비교하며 미국 소비자를 보호함이 기본인 판례로 이루어진다. 어떤 경우는 작은 difference (차이점)도 “material difference”로 판례 될 수 있다.

그 이유는 모든 나라법이 그렇듯 미국법은 미국 소비자를 위하여 만들어진 법이고 또 미국 지적재산권 소유자를 보호하기 위해 만들어졌다. 미국법이 지적재산권 소유자가 허락하지 않은 물품이 판매되어 미국에서 정식 허락된 물품과 혼동을 일으킴을 막는 것은 미국 입장에서는 당연하다 볼 수 있다. 또 소비자를 보호하기 위해 미국에서 정식 허락된 물품과 다른 요소가 있는 물건이 판매되어 소비자를 혼돈되게 함을 막는 것도 미국 입장에서는 당연하다 볼 수 있다. 예를 들면 아무리 한국에서 제값에 구입된 진품이라도 미국 규격 또는 미국 정식 판매망 환경에 의지하지 않고 미국에 판매된 물품은 미국회사나 독점판매자가 after service등을 해야 할 의무가 없으므로 소비자가 미국에서 정식으로 유통되는 진품으로 착각하고 구입 후 return, repair, product questions 또는 after service를 받을 수 없으므로 미국입장에서는 당연히 소비자를 보호해야 한다 간주할 수 있다. 또 소비자가 Grey Goods인 것을 모르고 사용 후 Grey Goods로 인해 피해를 본다면 소비자는 미국회사가 보호해 줄 의무가 없는 물품을 구입한 상황이 될 수 있으므로 미국입장에서는 당연히 소비자를 보호해야 한다 간주할 수 있다.

앞으로도 Amazon® 같은 중간 판매업체를 통해 더 많은 Grey Goods가 유통될 것으로 보인다. 그러므로 외국에서 미국에 물건을 판매하는 사업자는 미국에서는 Grey Goods가 불법임을 숙지하고 위법을 저지르지 않도록 노력해야 하며, 미국 소비자는 Grey Goods의 위험성을 알고 물건을 구입할 때 더욱 조심해야 할 것이다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 저희는 자체 브랜드의 의료장비를 제조하는 기업입니다. 최근 남미 및 유럽지역으로 시장 확대를 기획하고 있습니다. 저희 상표는 이미 오래전에 미국특허청에 등록된 상태입니다. 미국이외의 몇몇 국가에서 상표권을 확보하려하는데 어떠한 방식이 가능한지요?

특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 가령, 한국에 등록된 상표는 한국내에서만 상표권 행사가 가능합니다. 따라서 10개국에서 상표권을 확보하려면 원칙적으로 개별국가의 대리인(변호사)을 각각 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원한 후에 상표심사를 거쳐 상표등록이 되어야 해당국에서의 상표권 확보가 가능합니다. 많은 비용과 시간이 소요되는 쉽지 않은 절차입니다.

다행히 국제상표출원 제도의 필요성을 공감하는 국가가 늘어나면서 국제상표등록제도가 생겨났고 이를 이용하여 저렴한 비용으로 여러나라에 상표를 등록하는것이 가능해 졌습니다. 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제상표출원제도를 이용하면 해당국가의 변호사를 통하지 않고도 상표출원인 거주국의 특허청을 통하여 조약내의 다른나라에 상표권을 확보할수 있습니다. 국제상표출원인 거주국이 조약의 가입국이고 거주국 특허청에 신청 또는 등록된 상표가 있다면 국제상표등록제도의 이용이 가능합니다. 2005년 1월 현재 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽지역국가 및 북한을 포함하는 66개 국가가 마드리드 조약의 가입국입니다. 그러나 아쉽게도 스페인어의 조약내 공용어 채택의 문제가 해결되지 않아 아직 남미각국은 마드리드 조약의 가입국이 아니지만 조만간에 남미각국도 마드리드 조약의 가입국이 될것으로 예상됩니다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도의 가장 큰 장점은 출원인 소재국가의 특허청(Office of origin)을 통한 한번의 출원(single application)으로 국제상표등록번호 (international registration number)를 먼저 부여받는다는 점과, 국제상표등록출원서에 지정한 국가(designated nations)의 특허청이 12개월 내지 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않으면 자동으로 지정국 내에 상표권이 발생된다는 점 그리고 국제상표등록제도를 이용하여 등록된 여러나라 상표를 매 10년마다 일괄 갱신(single renewal)이 가능한 점등입니다.

그러나 국제상표신청후 5년간은 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제상표등록 전체가 포기될수 있다는 것은 단점중의 하나입니다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도는 매우 편리하고 출원비용의 대폭적인 절감을 가져다주는 것은 분명하지만 출원절차와 출원후 관리가 상대적으로 복잡하고 전문성이 요구되므로 미국 상표법 및 국제상표등록제도에 대한 전문적인 지식을 구비한 변호사를 선임하는 것이 매우 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 저희는 스포츠 용품 유통업체로 현재 미국특허청에 등록된 상표를 가지고 있고 동남아 및 유럽국가에도 자체 브랜드의 상표등록을 계획하고 있습니다. 금년내로 미국특허청을 통하여 국제상표 출원이 가능하다는 말을 들은 적이 있는데 언제부터 가능한지 그리고 어떠한 절차를 따라야 하는지요.

특허법과 마찬가지로 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 가령 10개국에 동일한 상표를 등록하려면 원칙적으로 10개국 개별국가의 대리인(변호사)을 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원하여야 합니다.

다행히 세계 지적 재산권 기구(www.wipo.int)가 주도하고 있는 국제상표 출원 제도의 필요성을 공감하고 있는 국가가 증가하는 추세이며, 2003년 11월 현재 미국을 포함한 61개 국가가 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제 상표출원 조약의 가입국입니다. 미국은 지난 2003년 8월 2일 마드리드 조약에 가입하였고 2003년 11월 2일부터 국제 상표출원 접수를 받기 시작하였습니다.

마드리드 조약에 따른 국제 상표출원 제도의 주요 내용은 1)출원인(applicant) 소재 국가의 특허청(Office of origin)에 출원된 상표(base application) 또는 등록된 상표(base registration)에 근거하여 2)해당 특허청(Office of origin)에 의한 한 번의 출원(single application)을 통한 무심사 국제 사무국 등록(international registration)으로 3)마드리드 조약 가입국 중에서 출원인이 상표권을 보호받고자 하는 국가에, 즉 출원인이 국제 출원서상에 지정한 국가(designated nations)에, 개별적으로 상표출원하는 효과를 갖게하고 4)국제 상표출원일(국제사무국 등록일)로부터 12개월 또는 18개월 이내에 국제 상표 사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않는 지정국(designated nations)에는 자동으로 출원인의 상표권이 행사될 수 있게하여 각각의 지정국가에 상표가 등록되는 효과를 갖게하는 것입니다.

그러나 현재 미국특허청은 2004년 1월 이전의 국제 상표출원에 대해서는 출원비용을 스위스의 국제사무국에 직접 납부하게 하는 등 아직은 미국특허청을 통한 국제 상표출원서 접수는 제한적입니다. 또한 국제상표 출원후 5년간은 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제 상표등록 전체가 포기되는 등의 단점이 있습니다. 국제 상표출원은 여러가지 상황을 고려한 후에 전문 변호사와의 상담을 통하여 신중히 결정하여야 합니다.

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+ 미국 특허상표청에 상표출원을 신청한 상태이며 한국, 일본을 비롯한 아시아 국가 및 유럽에서도 상표등록을 할 계획입니다. 국제적 절차에 의해 한번에 상표등록을 받을 수 있는 제도가 없는지요?

상표권은 각국의 국내법에 속하는 법적인 리로, 국가별 상표출원을 통해 각국 해당 관청의 심사를 거친 후 상표로 등록됩니다. 즉 상표를 출원해 등록을 받는 절차 및 시간, 비용이 원칙적으로 상표등록을 받고자 하는 모든 국가에 필요했습니다. 제품개발, 생산 및 소비는 전세계적으로 이루어지며 제품을 식별하는 표지인 상표도 당연히 전세계적으로 보호될 필요가 있습니다.

국가별로 상표를 출원해 등록을 받는 절차는 시간 및 비용면에서 많은 어려움이 있어 국가간 조약에 의해 하나의 기관이 통일적으로 상표 심사 및 등록을 처리하려는 시도가 계속 이루어지고 있습니다. 미국의 특허상표청도 국제 상표등록에 관한 마드리드 조약(Madrid Protocol)에 가입이 되어 있으므로 미국 특허청을 통한 타국 상표 출원이 가능하과 쉬워졌습니다.

마드리드 조약의 중요한 내용은 조약 가입국의 등록상표 또는 상표출원에 기초해 국제상표를 각국의 상표청을 통해 국제출원할 수 있고, 국제출원된 상표는 국제사무국(International Bureau)의 심사를 거친 후 국제등록이 되며, 국제등록의 효과는 출원인이 지정한 조약 가입국들에 연장(extension)된다는 것입니다. 예를 들어 미국에서 출원 중인 상표나 등록상표를 기초로 국제 상표출원과 등록을 마칠 경우, 한국에서 국제등록된 상표의 보호를 받을 수 있습니다. 반대로 한국의 상표를 기초로 국제등록을 하면 미국에서 보호받을 수도 있습니다.

마드리드 조약은 각국의 상표법 차이를 수용하기 위해 국제등록 효과의 연장을 각국 상표청의 개별심사를 거쳐 확정짓도록 규정했습니다. 각국 상표청은 1년에서 1년 6개월 사이에 국제상표에 대한 거절 또는 이의신청 여부를 국제 사무국에 통지해야 합니다. 거절(rejection, objection) 또는 이의신청(opposition)이 이 기간내에 없을 경우 국제상표는 해당 국가에서 확정 등록된 것으로 간주됩니다. 거절 또는 이의신청이 있는 경우 출원인은 그 국가에서 대리인을 선정해 거절 이유나 이의신청 극복 절차를 밟아 상표를 등록할 수 있습니다.

국제등록 상표의 다른 장점은 양도(assign), 변경(change), 갱신(renew)의 효과가 조약 가입국 전체에 미친다는 것입니다. 국제상표 출원시 유의할 점은 상표는 사용되는 상품별 분류에 따라 출원돼야 하며, 상품별 분류는 국가마다 다르기 때문에 보호범위를 확보하기 위해선 주의해서 선택해야 합니다. 국제상표의 출원 및 등록은 각국의 상표법에 대한 이해가 필요하며 전문 변호사와 상의하는 것이 바람직합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 독자기술로 개발한 치과용 전문의료기기를 제작 판매하는 벤처기업입니다. 지금까지는 의료기 전문 유통업체에 주문자 상표부착방식으로 납품하였는데 이번에 저희 자체 상표로 유럽시장 공략을 위한 마케팅을 준비하고 있습니다. 저희의 상표를 여러나라에 동시에 등록하는 국제적인 상표등록제도가 있는지요.

특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 가령 10개국에 동일한 상표를 등록하려면 원칙적으로 10개국 개별국가의 대리인(변호사)을 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원하여야 합니다.

다행히 근래들어 국제상표출원제도의 필요성을 공감하는 국가가 증가하는 추세이고 이를 주도하고 있는 세계지적재산권기구(www.wipo.int)에 가입하는 국가 또한 점차 늘어나고 있으므로 수년내에 국제상표출원이 일반화될것으로 예상됩니다.

상표의 해외출원절차를 간소화하기 위한 국제상표출원제도는 이미 19세기 말(1891년) 이른바 마드리드 협약(Madrid Agreement)으로 대두되어 지난 1989년의 마드리드 조약(Madrid Protocol)을 기점으로 국제상표출원이 제한적으로나마 활성화되기 시작하였습니다.

2017년 11월 현재 영국, 프랑스, 독일등 대부분의 유럽국가를 포함하는 100개 국가가 마드리드 조약의 가입국(contracting party)입니다. 따라서, 만일 귀사가 유럽시장을 겨냥하고 있고 유럽국가에서의 상표등록이 중요하다면 국제상표출원제도를 고려할수 있습니다.

아쉽게도 중국(1995년 가입)과 일본(2000년 가입)은 미드리드 조약의 가입국이지만 대만, 홍콩, 브라질, 아르젠티나 등 2017년 11월 현재 조약의 가입국이 아닙니다. 이는 미드리드 조약을 통한 국제상표출원을 하려면 상표출원인이 자국 또는 거주국의 특허청을 통해야 하기 때문입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 외국(미국, 유럽, 일본, 중국, 멕시코)에 상표등록을 하려고 합니다. 어떻게 해야 하나요?

외국상표권 확보 방식

상표는 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 단어, 마크, 형상, 슬로건, 색상, 소리, 향 등의 회사나 개인의 상징이다. 상표권은 특허청에 상표등록이 완성되었을 때 등록인에게 타인이 혼동되는 유사상표 사용하는 것을 막을 수 있는 권한을 부여한다. 추가로 관세국에 등록을 할 수 있으므로 관세국이 직접 상표권을 침해하는 수입물건을 금지 할 수 있다.

그러나 특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법이므로 각 나라에 등록이 완성되어야만 권리를 부여 받는다. 예로 한국에 등록된 상표는 한국내에서만 상표권 행사가 가능하며 미국에 등록된 상표는 미국에서만 권리를 주장 할 수 있다. 따라서 10개국에서 상표권을 확보하려면 원칙적으로 개별국가의 대리인(변호사/변리사)을 각각 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원한 후 상표심사를 거쳐 상표등록이 되어야 해당국에서의 상표권 확보가 가능하다. 많은 비용과 시간이 소요되는 쉽지 않은 절차이다.

다행히 국제상표출원 제도의 필요성을 공감하는 국가가 늘어나면서 국제상표등록제도가 생겨났고 이를 이용하여 훨씬 저렴한 비용으로 여러나라에 상표를 등록하는것이 가능하다. 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제상표출원제도를 이용하면 해당국가의 변호사를 통하지 않고 상표출원인 미국 (거주국)의 특허청을 통하여 조약내의 다른나라에 상표권을 확보할 수 있다. 그러나 각 나라마다 상표법이 다르므로 출원절차상 교정이나 문제 극복이 필요하면 각 나라의 변호사/변리사에 의하여 서류를 제시해야 한다. 마드리드 조약을 통한 국제상표 출원은 출원인의 거주국이 조약의 가입국이고 거주국 특허청에 신청 또는 등록된 상표가 있다면 국제상표등록제도의 이용이 가능하다. 2017년 11월 현재 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽지역국가 및 멕시코를 포함하는 100개 국가가 마드리드 조약의 가입국이다. 그러나 아쉽게도 스페인어의 조약내 공용어 채택의 문제가 해결되지 않아 아직 남미의 많은 국가들은 마드리드 조약의 가입국이 아니지만 조만간에 남미각국도 마드리드 조약의 가입국이 될 것으로 예상된다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도의 가장 큰 장점은 출원인 소재국가의 특허청(Office of origin)을 통한 한번의 출원(single application)으로 국제상표등록번호 (international registration number)를 먼저 부여받는다는 점과, 국제상표등록출원서에 지정한 국가(designated nations)의 특허청이 12개월 내지 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않으면 자동으로 지정국 내에 상표권이 발생된다는 점 그리고 국제상표등록제도를 이용하여 등록된 여러나라 상표를 매 10년마다 일괄 갱신(single renewal)이 가능한 점 등이다. 그러나 국제상표신청후 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제상표등록 전체가 포기될 수 있다는 것은 단점중의 하나이다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도는 매우 편리하고 출원비용의 대폭적인 절감을 가져다주는 것은 분명하지만 출원 후 각 국가의 변호사무실을 통한 업무가 필요 할 수 있으므로 미국 상표법 및 국제상표등록제도에 대한 전문적인 지식을 구비한 변호사를 선임하는 것이 바람직하다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 한국특허청에 이미 출원된 상표를 미국특허청에도 상표출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는 지요?

미국연방정부 상표출원(Federal Trademark Application)은 미국내 50개 주에서의 상표 독점사용을 가능하게 합니다. 따라서, 한국내 기업이 미국 시장에 성공적으로 진출하기 위한 중요 절차중의 하나는 미국 연방 특허청 (www.uspto.gov)에 상표를 등록하는 것이라 할수 있습니다. 한국내 유명 상품을 미국 시장에 현재 팔고 있거나 또는 앞으로 판매할 계획이라면 한국내 상표권을 미국 시장으로 확대하여 미국내 독점사용권을 확보하는 것이 중요합니다.

미국시장 진출을 고려하는 한국기업의 경우, 만일 한국특허청에 신청중이거나 이미 등록된 상표가 있다면 이를 근거로 미국특허청에 상표출원하는 방식을 고려해 볼수 있습니다. 이는 특히 자체상표의 제품을 미국시장에 유통시키기 이전에 미국내 상표권을 확보하고자 하는 기업에 유리한 출원 방식입니다. 실제 사용이전에도 상표등록을 허용하는 한국 상표법과는 달리 미국 상표법은 실제 비지니스에 사용되고 있는 상표의 출원(application)에 대해서만 등록 (registration)을 인정하고 있습니다. 다시말하면, 한국내 기업이 동일상표의 제품으로 가령 1년정도 후에 미국시장에 진출하고자 하는 경우, 한국특허청에 출원중이거나 등록된 상표를 근거로 미국내 상표권 확보가 가능합니다. 이를 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

첫째, 한국특허청에 출원중인 상표를 외국상표출원 우선권을 주장하며 미국특허청에 출원하는 방식을 이용하면, 한국 출원일자가 미국내 상표권 주장의 중요한 근거가 될수 있습니다. 다만 이러한 우선권 주장은 미국이외의 국가에 최초로 출원한 날로부터 6개월 이내에만 가능합니다. 미국 특허청이 출원된 상표를 심사할 때, 등록 상표 또는 다른 상표 출원과 출원일의 선후를 비교하게 됩니다. 우선권 주장을 하여 출원할 경우 실제 미국에 출원한 날보다 길게는 6개월까지 심사의 기준이 되는 일자가 빨라지게 되어 심사에 유리하게 작용할수 있습니다.

둘째, 한국에 이미등록된 상표를 근거로 미국에 상표출원하는 경우에는 상표의 실제 사용 증거를 제출하지 않아도 되는 장점이 있습니다. 미국 이외의 국가에 등록된 상표를 활용하면 미국내에서 실제로 사용되고 있지 않은 상표라 해도 상표심사를 통과하는 경우 미국특허청은 상표등록을 허용합니다. 이러한 외국출원 우선권 주장과 관계없이 상표 출원하는 경우에는 출원당시 또는 나중에 실제 사용증거를 미국특허청에 제출하여야 상표등록이 가능합니다.

외국에 출원중인 상표에 근거한 미국상표출원의 경우라 해도 일정기간후 미국내에서 상표가 실제로 사용된다면 출원기준을 변경하여 미국내 실제 사용 증거를 제출하면 상표등록이 가능합니다. 단, 외국 특허청에 등록된 상표에 근거한 미국상표출원에 따라 실제 사용 증거의 제출없이 상표가 연방정부에 등록되는 경우에도 미국상표법에 따라 등록일로부터 5년에서 6년사이에 실제 사용 증거를 제출하여야 합니다. 이와는 별도로 모든 등록된 상표는 등록일로부터 매 10년마다 상표등록 갱신 신청서와 실제 사용증거를 미국특허청에 제출 하여야 미국내 상표권이 유지됩니다.

외국에 출원중인 상표 또는 외국에 등록된 상표를 근거로 미국 상표 출원을 하는 경우에는 각각 외국 출원 우선권 서류 또는 등록증 등본(certified copy of trademark certificate)과 번역자의 사인이 포함된 영문번역문이 필요합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 한국의 등록상표를 미국 연방정부에 상표로 등록하려하는데 가능한지요

상표등록을 주관하는 미국 연방정부기관인 미국 특허상표청 (www.uspto.gov)에 상표를 등록신청하는 방법은 다음의 4가지입니다. 첫번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있는상표를 등록신청 하는 형식으로 상표의 실제 사용을 증명하는 샘플(specimen)을 상표출원서류와 함께 연방정부에 제출하여야 합니다. 상표가 포함된 포장지, 라벨, 카탈로그, 사진등이 상표실제 사용증명의 샘플로 제출될수 있습니다. 두번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있지는 않으나 앞으로 사용할(Intent to Use) 예정인 상표를 등록신청하는 것입니다. 이 경우에는 상표등록신청 이후 연방정부로부터 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받은 다음 첫번째 방법에서 설명된 실제사용 증명 샘플을 연방정부에 제출하여야 합니다. 세번째 방법은 미국이외의 나라에 현재 상표등록 신청중인 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 해당 국가의 특허청 등의 주관정부가 발행한 외국상표등록을 위한 상표출원 입증서류 즉 외국출원 우선권 서류가 필요합니다. 단, 상표의 외국출원 우선권 서류의 제출을 통한 상표등록신청은 미국이외의 국가에서 최초로 상표등록신청된 날로부터 6개월까지만 가능합니다. 네번째 방법은 미국이외의 나라에 이미 상표로 등록된 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 이 경우 상표가 등록된 나라의 상표등록증 사본을 상표등록 신청서류와 함께 미국 연방정부에 제출하여야 합니다. 따라서 한국 특허청 (www.kipo.go.kr)에 등록된 귀하의 한국상표를 미국 연방정부에 상표등록신청하는 경우 위의 네번째 방법에 따라 미국상표등록을 진행할수 있습니다. 위의 네가지 방법중 선택된 방식에 따라 미국 연방정부에 제출된 상표등록신청서류는 다른 상표와의 혼동 가능성(likelihood of confusion)등이 기준이 되는 상표심사를 거쳐 허락(allowance)이 결정되고 실제사용이 증명되면 출원인에게 미국상표증(trademark certificate)이 발행됩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 현재 한국에서 제조업체를 운영하고 있습니다. 미국시장을 겨냥한 신제품 개발이 완료단계에 있습니다. 그동안은 주문자가 원하는 상표를 부착하는 방식(OEM)으로 수출을 해왔는데 이번에는 한국특허청에 등록된 저희의 독자적인 상표로 그대로 사용하여 미국시장을 공략해볼 생각입니다. 우선 미국에 상표등록을 해야될 것 같은데 현재, 미국에서 유통되거나 판매되지 않는 이름을 미국특허청에 상표로 등록할수 있는지요.

미국내에서 현재 사용되지는 않으나 앞으로 사용예정인 이름이라면 미국특허청에 상표로 등록할수 있습니다. 미국특허청을 통한 상표등록에는 세가지 방법이 있습니다. 하나는 상표 출원서에 Intent to Use (현재 미국에서 사용하고 있지 않으나 앞으로 사용 예정)를 명시하는 등록이고, 다른 하나는 상표 출원서에 Actual Use (현재 미국에서 사용하고 있음)를 명시하는 상표등록이고, 또다른 하나는 Relying on Foreign Certificate(외국에 상표로 등록되었음)을 상표출원서에 명시하는 방법입니다.

Intent to Use를 통한 상표출원의 경우에는 상표를 출원한지 6개월 정도 되면 상표공개 통지서(Notice of Publication) 또는 거절통지서(Office Action)를 받게됩니다. 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시 출원하거나 또는 출원을 포기하여야 합니다. 상표공개 통지서가 발행되면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개되며 공개된지 3개월동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받게 됩니다. 상표허락 이후 6개월 이내에 실제 사용 진술서(Statement of Use) 또는 사용 연장 신청서(Extension of Use)를 특허청에 제출하여야합니다. 실제사용 진술서는 현재 사용하고 있음을 입증하는 서류이고, 사용 연장 신청서는 아직 상표로 사용하지 않으나 일정기간후에 상표로 사용할 예정임을 확인해주는 서류입니다. 실제사용진술서가 특허청에 접수되면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 상표사용 연장신청은 세 번까지 가능하며 한번에 6개월씩 연장가능합니다.

Actual Use를 통한 상표출원의 경우에도 Intent to Use의 경우처럼 상표를 출원한지 6개월정도 되면 상표공개 통지서 또는 거절통지서를 받게됩니다. 상표공개 통지서를 받으면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개(Publication)되며 공개된지 3개월 동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 물론 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시출원하거나 출원을 포기하여야 합니다.

Relying on Foreign Certificate을 통한 경우에는 상표출원서와 함께 한국특허청으로부터 받은 상표등록증을 함께 제출하여야 합니다. 이 경우에 현재 미국에서 사용하고 있지는 않으나 Actual Use와 같은 기준으로 출원심사가 진행됩니다. 또한 한국특허청에 상표를 출원한지 6개월이 지나지 않았으면 한국 상표출원 우선권을 주장하여 미국특허청에 상표출원할수 있으며 이 경우 미국특허청에 상표가 등록되면 그 상표권은 최초 한국출원일로부터 개시됩니다.

귀하의 경우에는 우선 등록하고자 하는 이름이 귀사의 제품 카테고리(International Classifications 01-42)에 다른 개인 또는 회사가 이미 미국특허청 상표로 등록되었는지를 확인하신 후에 Relying on Foreign Certificate또는 한국출원 우선권 주장으로 미국특허청에 상표출원할수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요.

프랜차이즈(Franchise) 사업에서 마스코트는 식당의 광고나 포스터, 간판 디자인, 그외 음료수를 담는 용기 등에 널리 사용돼 사업체의 이미지를 소비자에 인식시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 마스코트가 사용되는 다양한 용도 때문에 법적 보호문제는 다소 복잡합니다.

저작권은 저작의 사실에 의해 발생하고, 저작자 사후 70년까지, 저작자가 확인되지 않는 경우는 출판 후 95년 또는 저작 후 1백20년 중 먼저 만료되는 기간까지 지속됩니다. 즉 마스코트를 디자인한 시점으로부터 저작권이 발생합니다. 다만 분쟁 발생시 입증 책임이나 침해의 추정 등에 있어 유리한 입장을 갖기 위해서는 저작권을 등록하는 것이 바람직합니다. 저작권은 디자인의 특정한 표현을 보호하는 것이므로 보호의 범위가 상표나 특허에 비해 좁습니다. 저작권은 저작물에 표현된 형태와 사실상 비슷한(Substantial Similarity) 경우에 저작권 침해가 성립됩니다.

마스코트에 관해 특히 유의할 점은 유명한 만화나 영화 등장 인물의 캐릭터(Character)와 마찬가지로 폭넓은 보호를 기대하기는 어렵다는 것입니다. 캐릭터 자체는 저작권의 보호대상이 아닙니다. 단 캐릭터의 사진, 도안, 글에 의한 묘사는 저작권으로 보호되므로 캐릭터를 묘사하는 줄거리(Story Line)가 있는 경우는 캐릭터가 표현된 물품이나 인쇄물 등이 줄거리 및 영화의 장면 등을 기초로 한 파생적 저작물(Derivative Works)로 보호될 가능성이 높습니다.

마스코트의 경우는 사용이 제한적이기 때문에 저작권 이외에 추가 보호방법을 취하는 것이 바람직합니다. 마스코트를 보호하는 다른 방법은 상표나 서비스표로 보호받는 것입니다. 보다 정확하게는 마스코트가 상표로 사용될 경우, 상표법으로 보호되는 간단한 형태의 도안으로 단순화된 마스코트를 보호받을 수 있습니다. 상표의 경우는 경쟁회사의 상표와 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 침해가 결정되며, 저작권과는 다른 측면에서 마스코트의 디자인을 보호받게 됩니다.

마스코트를 보호하는 또 다른 방법은 음료수 용기 또는 키체인과 같은 실용적 물품이 마스코트의 형상을 갖는 경우, 그 물품에 대해 디자인 특허 (Design Patent)를 출원하는 것입니다. 디자인 특허는 마스코트를 선으로 표현한 도면을 가지고 권리를 주장하는 것이므로 실제의 마스코트보다 추상화된 디자인으로 저작권에 비해 넓은 보호 범위를 갖게 됩니다. 또한 마스코트 형상의 음료수 용기와 같이 디자인이 실용성을 동시에 갖는 경우는 저작권의 보호 대상이 되지 못하며, 디자인 특허로 보호받아야 합니다. 디자인 특허의 유효기간은 등록시점으로부터 14년간입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌