+ 상표등록이나 저작권등록을 하지 않았어도 사용중인 상표나 저작물에 'TM'이나 '(c)'등을 붙여 사용할수 있다는 말을 들었는데 합법적인 것인지요. 이것이 맞다면 상표나 저작권을 등록하는 것과 등록하지 않는 것의 차이는 무었인지요. 또한 상표나 저작권 등록을 하지 않고 사용중인 상표의 권리나 저작권을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

상표나 저작물 옆에 붙이는 'TM' 또는 '(c)'등의 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 귀하가 들으신 대로 상표등록을 하지 않았어도 사용하고 있는 상표옆에 상표를 의미하는 'TM' 또는 서비스 마크를 의미하는 'SM'을 합법적으로 사용할수 있습니다. 단, 기호 ' '은 미국특허청에 등록된 상표인 경우에만 사용할수 있습니다. 다시말하면, ' '이 붙은 상표는 미국특허청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일수도 있고 등록되지 않은 것일수도 있습니다.

상표를 미국특허청(www.uspto.gov)에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감담해야합니다. 따라서 위험부담을 가지고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색(www.parkandsutton.com/ptsearchkr.html)을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한후 연방특허청에 상표를 등록해두는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표옆에 'TM'또는 'SM'을 사용하는 것이 불법은 아닙니다.

저작권의 경우에는, 미국 저작권청(www.loc.gov/copyright)에 등재되지 않았더라도 'copyright 2001'등의 표기 방식이나 '(c)'는 물론이고 ' '까지도 합법적으로 사용할수 있습니다. T셔츠의 프린팅 디자인등의 창작물을 미국 저작권청에 등재하면 권리보호를 분명히 받을수 있는 장점이 있습니다. 그러나, 저작권청에 등재하지 않았어도 창작물은 창작된 순간에 자동적으로 저작권을 부여받으며 이러한 저작권을 침해하는 것은 위법이라고 미국 저작권 법(Copyright Act)은 규정하고 있습니다. 현재 많은 인터넷 웹사이들이 저작권 등록을 하지 않은 상태에서 '(c)'또는 ' '등을 표기하며 저작권을 주장하고 있는데 이는 모두 합법적인 행위입니다.

상표와 저작권의 중요한 차이점은 등록과정입니다. 상표등록에서는 기존상표와의 유사성(likelihood)등을 중심으로한 특허청의 심사를 거쳐야 연방상표로 등록될수 있습니다. 이에 비하여 저작권 등록에서는, 등록하고자 하는 창작물이 저작권으로 등록할수 있는 창작물인가 만이 고려됩니다.

예를들어, 액자는 실용품이므로 지적재산권 중에서 저작권이 아닌 의장특허(Design Patent)를 출원하여 그 디자인을 보호받을수 있고, 액자속의 그림은 그 내용이나 우수성에 상관없이 저작권으로 등록될수 있습니다. 따라서 저작권은 지적재산권중의 특허, 의장, 상표등에 비하여 상대적으로 권리범위가 좁다고 말할수 있습니다. 물론 저작권의 침해문제는 소송을 통하여 결정되며 침해의 기준은 대개 복제의 정도됩니다. 이 경우, 미국 저작권청에 등록되지 않은 저작물을 보유한 저작권자가 제3자를 저작권 침해로 소송할수 있으나 재판일 이전까지는 저작권청에 저작권 등록을 해야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는 데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로 코카콜라 병을 들 수 있습니다. 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표에 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서, 또는 디자인 특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표 출원 또는 디자인 특허 출원을 통해 등록 상표 혹은 등록된 디자인 특허를 받아 보다 넓은 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매해 2차적 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 2차적 의미의 획득 과정에 있어 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 코카콜라 병이 장기간 사용돼 같은 형태의 음료수 병을 보면 모든 소비자가 코카콜라를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하는 경우를 말합니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있어야 합니다. 혼동 가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 실제로 혼동을 일으키는 지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해 여부 및 이에 따른 금지 처분의 결정을 내리게 됩니다. 첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다.

둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그 같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동 가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 새로이 개발한 도자기 주전자의 디자인을 보호받으려고 하는 데 이는 저작권 등록을 하면 되는 것인지요?

일반적으로 물건에 표현된 디자인은 저작권(copyright)으로서 보호되나, 디자인이 실용적 기능을 갖는 제품 (useful articles)에 표현되어 있을 때는 저작권으로서 보호받지 못합니다. 예를 들어 도자기로 만든 주전자에서 디자인이 주전자의 기능으로부터 명확히 분리가 가능한 경우, 예를 들어 꽃무늬가 주전자 중 물을 담는 용기에 표현된 경우에는 그 꽃무늬가 저작권으로 보호가 됩니다.

그러나 디자인이 주전자 전체의 모양인 경우와 같이, 주전자나 그 일부분으로부터 분리하여 디자인을 판단할 수 없는 경우에는 저작권법으로 보호를 받지 못합니다. 다른 예로서 디자인이 의류 제품의 직물 (fabric)에 표현되어 있을 때는 저작권으로 보호되나, 스커트나 자켓 전체의 모양이 디자인의 일부인 경우에는 보호가 되지 않습니다. 자동차용 휠 (wheel)의 경우에도 휠의 디자인 자체가 아무리 화려하고 독창적인 것일지라도 휠이 실용적 기능 제품이기 때문에 저작권으로 보호받지 못합니다.

저작권법에서 이같은 예외를 두는 이유는 특허 제도와의 모순을 방지하기 위한 것입니다. 제품에 표현된 디자인은 의장 즉 디자인 특허 (design patent)으로 보호받을 수 있습니다. 특허는 크게 실용 특허 (utility patent), 디자인 특허 및 식물 특허 (plant patent)로 나누어집니다. 실용 특허는 과학기술상의 발명을 대상으로 하고, 디자인 특허는 제품의 겉모습 (appearance)을 대상으로 합니다. 디자인 특허와 저작권은 보호 대상, 보호 기간, 등록 절차 등을 모두 달리합니다.

제품에 표현된 디자인을 그 제품의 실용적 기능과 별개로 볼 수 있는가 하는 문제는 대부분의 경우 명확하게 판단하기 어렵습니다. 실용적 기능 제품의 겉모습에 표현된 디자인의 보호를 위해서는 전문가의 도움을 받아 디자인 특허를 출원하는 것이 바람직합니다.

특히 유의하실 것은 저작권은 창작에 의해 발생하고 등록은 필수가 아니지만, 디자인 특허권은 창작자의 특허 출원 및 특허청의 심사를 거쳐 발생하므로 반드시 출원을 하여야 하며, 디자인 특허는 실용 특허와 마찬가지로 새로운 창작에 대해 주는 것이므로 신규성(Novelty)을 상실하기 전에 빨리 출원을 하여야 합니다. 구체적으로 디자인 특허 출원은 판매나 전시등을 통해 디자인이 일반에게 알려진 후 일정 기간 이내에 하여야 합니다.

또한 디자인 특허는 제품의 겉모습만을 보호 대상으로 하며, 실용적 기능 제품의 기능 자체는 실용 특허의 보호 대상입니다. 예를 들어 기계적 기능을 갖는 제품의 경우 밖에서 보이는 부품들의 모양으로부터 기능이 이해가 될 수 있습니다. 이같은 기능이 새로이 개발한 것으로서 보호를 받고자 하는 경우에는 디자인 특허와 별개로 실용 특허로 출원하여 특허를 받아야 합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요.

프랜차이즈(Franchise) 사업에서 마스코트는 식당의 광고나 포스터, 간판 디자인, 그외 음료수를 담는 용기 등에 널리 사용돼 사업체의 이미지를 소비자에 인식시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 마스코트가 사용되는 다양한 용도 때문에 법적 보호문제는 다소 복잡합니다.

저작권은 저작의 사실에 의해 발생하고, 저작자 사후 70년까지, 저작자가 확인되지 않는 경우는 출판 후 95년 또는 저작 후 1백20년 중 먼저 만료되는 기간까지 지속됩니다. 즉 마스코트를 디자인한 시점으로부터 저작권이 발생합니다. 다만 분쟁 발생시 입증 책임이나 침해의 추정 등에 있어 유리한 입장을 갖기 위해서는 저작권을 등록하는 것이 바람직합니다. 저작권은 디자인의 특정한 표현을 보호하는 것이므로 보호의 범위가 상표나 특허에 비해 좁습니다. 저작권은 저작물에 표현된 형태와 사실상 비슷한(Substantial Similarity) 경우에 저작권 침해가 성립됩니다.

마스코트에 관해 특히 유의할 점은 유명한 만화나 영화 등장 인물의 캐릭터(Character)와 마찬가지로 폭넓은 보호를 기대하기는 어렵다는 것입니다. 캐릭터 자체는 저작권의 보호대상이 아닙니다. 단 캐릭터의 사진, 도안, 글에 의한 묘사는 저작권으로 보호되므로 캐릭터를 묘사하는 줄거리(Story Line)가 있는 경우는 캐릭터가 표현된 물품이나 인쇄물 등이 줄거리 및 영화의 장면 등을 기초로 한 파생적 저작물(Derivative Works)로 보호될 가능성이 높습니다.

마스코트의 경우는 사용이 제한적이기 때문에 저작권 이외에 추가 보호방법을 취하는 것이 바람직합니다. 마스코트를 보호하는 다른 방법은 상표나 서비스표로 보호받는 것입니다. 보다 정확하게는 마스코트가 상표로 사용될 경우, 상표법으로 보호되는 간단한 형태의 도안으로 단순화된 마스코트를 보호받을 수 있습니다. 상표의 경우는 경쟁회사의 상표와 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 침해가 결정되며, 저작권과는 다른 측면에서 마스코트의 디자인을 보호받게 됩니다.

마스코트를 보호하는 또 다른 방법은 음료수 용기 또는 키체인과 같은 실용적 물품이 마스코트의 형상을 갖는 경우, 그 물품에 대해 디자인 특허 (Design Patent)를 출원하는 것입니다. 디자인 특허는 마스코트를 선으로 표현한 도면을 가지고 권리를 주장하는 것이므로 실제의 마스코트보다 추상화된 디자인으로 저작권에 비해 넓은 보호 범위를 갖게 됩니다. 또한 마스코트 형상의 음료수 용기와 같이 디자인이 실용성을 동시에 갖는 경우는 저작권의 보호 대상이 되지 못하며, 디자인 특허로 보호받아야 합니다. 디자인 특허의 유효기간은 등록시점으로부터 14년간입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사
박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 로스엔젤레스에서 비디오 대여업을 하고 있습니다. 한국에서 영화 비디오 테이프를 구입하여 고객에게 대여하고 있는 데, 주변에서 저작권 침해로 문제가 될 수 있다고 합니다. 침해의 염려를 없애려면 어떤 경로를 통해 구입을 하여야 하는 지요?

저작권(copyright)은 창작물을 복사(copy)하고 이를 판매(sell), 배포(distribute) 또는 전시(display)하는 권리를 저작권자가 독점적으로 갖는 것입니다. 창작물이 담긴 매체, 예를 들어 영화 비디오 테이프 등을 구입하였어도, 일반적으로 개인적인 용도로 사용할 수 있을 뿐이며 이를 그대로 또는 복사하여 여러 사람을 대상으로 배포하는 것은 저작권 침해가 됩니다.

예를 들어 한국에서 영화가 담긴 비디오 테이프를 구입하였을 경우, 영화의 저작권자는 그 테이프가 한국내에서 가정용으로만 방영이 가능한 것으로 제한하는 사용권을 부여하여 판매합니다. 비디오 테이프를 재생할 때 시작 부분에 그같은 사항을 고지(notice)하는 문구를 포함하는 화면이 통상 삽입됩니다. 질문하신 경우는, 복사 및 대여가 가정용이라는 용도와, 한국내라는 지역의 제한 모두를 위반하는 문제가 됩니다.

저작권은 국제간 조약에 의해 전세계 주요국가에서 모두 보호됩니다. 한국과 미국은 물론 조약에 가입이 되어있습니다. 그러므로 한국 또는 미국에서 발생한 저작권은 한국 및 미국에서 동시에 보호됩니다. 한국 영화 비디오 테이프의 경우 한국에서 비디오 테이프를 구입하거나 또는 미국에서 정식 배포 권한을 가진 배포처가 아닌 다른 곳을 통해 구입하여도, 구입 경로와는 관계없이 원저작권자의 저작권이 미치게 됩니다. 저작권은 또한 원저작물의 창작 내용을 이용한 파생적 표현물 (derivative works)에도 미칩니다. 그러므로 특정 영화의 장면을 포함한 포스터, 비디오 테이프의 자켓, 라벨 등도 모두 저작권의 대상이 됩니다.

저작권은 전부 또는 일부를 양도할 수 있으며, 저작권을 행사하는 지역, 기간, 대상 등을 제한 하는 일정한 조건하에 사용권 (license)을 계약으로 설정할 수도 있습니다. 통상적으로 저작권자는 일정 지역에 대해 그 지역에 독점적으로 배포 권한을 주는 저작권 사용권 계약을 현지의 사업체와 체결하여 저작권을 행사하는 방법을 취합니다. 그러므로 그와 같은 적법한 배포 권한을 저작권자로부터 사용권 허락을 받은 사업체로부터 비디오 테이프를 구입하여 복사 및 대여를 함으로써 저작권 침해의 염려를 피할 수 있습니다. 지역은 일정한 행정구역, 예를 들어 남가주 지역, 기간은 사용기간, 예를 들어 원저작권의 만료시까지, 대상은 특정 영화의 매체, 예를 들어 VHS tape, DVD 등입니다.

배포업체와 영화 비디오 테이프 등의 공급 계약을 맺을 때, 배포업체가 적절한 사용권을 부여받았는 지, 즉 저작권 사용권이 적용되는 지역, 기간, 대상이 계약자가 영화 비디오 테이프를 일정량 복사하여 대여하는 활동을 적절히 포함하는 지 확인하는 것이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 제품의 모양이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는데, 어떤 경우입니까?

제품의 모양이나 회사의 포장을 모방하면 그 권리를 소유한 회사가 어떤 종류의 권리를 가지고 있느냐에 따라 세가지 면에서 지적재산권에 침해가 될 수 있습니다.

의장특허 (Design Patent) 제품의 겉모양은 실용성있는 물품이므로 저작권 등록이 불가능하나 의장특허로 보호받을 수 있습니다. 의장특허로 등록된 디자인은 평범한 제 3자가 보았을 때 의장특허 등록된 디자인과 거의 흡사한 디자인을 사용한 것으로 인정되면 의장특허 침해가 됩니다. 일반적으로 제품의 모양을 의장특허로 보장받는 물품은 자동차 그릴 (grill), 자동차 휠 (wheel), 보석 (jewelry), 가방 (bags and luggage), 옷 (clothing) 등이 있으며 특별한 실용적 기술면의 발명은 없어도 독특한 모양이 인정되는 물품입니다.

상표 (Trade Dress) 일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이와 같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로는 가운데가 홀쭉한 코카콜라® 병을 들 수 있습니다. 이 독특한 모양의 코카콜라® 병이 장기간 사용돼 비슷한 형태의 음료수 병을 보면 많은 소비자가 코카콜라®를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하기 때문에 이것은 하나의 상표로 간주됩니다.

보편적으로 트레이드 드레스는 상표법에 관한 불공정거래법으로 등록되지 않은 상표에도 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있는 가능성이 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스도 하나의 상표로서 상표출원을 통해 등록상표로서 보다 넓은 연방법의 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 연방상표 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 판매하거나 광고함으로써 포장 또는 외관이 주는 2차적 상표적인 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 또한 2차적 의미의 획득 과정에 있어 지난 5년동안 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 앞에 설명한 바와 같이 코카콜라 병이나 전화서비스를 가리키는 AT&T®사의 전화상의 종소리나 절연체를 가르키는 Owens-Corning®의 핑크색입니다. 오랜 사용과 광고로 상표가 아닌 트레이드 드레스에 상표 권리가 인정되는 것입니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있다는 것이 인정되어야 합니다. 혼동가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해여부 및 이에 따른 금지처분의 결정을 내리게 됩니다.

첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다. 둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 경제적인 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그 같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동 가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

상품의 포장이나 외관은 두가지 지적소유권을 주장 할 수 있습니다. 트레이드 드레스로서의 상표등록과 의장특허 등록입니다. 트레이드 드레스로서의 상표등록은 2차적 의미를 지닌 후에만 할 수 있으므로 획득하기가 쉽지 않지만 일단 등록된 후에는 10년 마다 계속해서 권리를 연장 할 수 있습니다. 반대로 의장특허는 등록은 쉬운 편이지만 등록 후 14년의 제한된 유효기간이 있습니다.

저작권 (Copyright) 제품의 겉모양은 실용성이 있는 물품이므로는 저작권 등록이 불가능합니다. 그러나 제품의 포장 (packaging)에 사용된 모든 문구나 디자인은 저작권으로 보호됩니다. 저작권은 등록을 하지 않아도 보호받을 권리가 부여되지만 권리를 주장하려면 등록한 후에만 할 수 있습니다. 등록 이전에 있었던 침해에 대해서는 상황에 따라 아주 작은 권리만을 주장할 수 있습니다. 그러므로 모든 지적재산권은 최대한 신속히 등록하는 것이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 의류 제조 및 수입 관련 비즈니스를 운영하고 있습니다. 경쟁업자가 우리 회사에서 취급하는 의류의 디자인을 모방하는 것을 방지하기 위해서는 어떤 법적 조치를 취해야 하는지요?

의류 제품은 특성상 다양한 디자인(design)이 존재합니다. 특히 소비자는 원단 등 제품의 특성보다는 디자인에 의해 제품을 구매하는 것이 오늘날의 경향이므로 디자인은 의류 제품의 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 독창적인 디자인 (original design) 을 만들어내는 것은 어려우나 이를 모방 (copy)한 의류 제품을 만드는 것은 쉬우므로 모방의 문제가 많이 발생하며, 디자인의 종류가 워낙 다양하므로 모방한 디자인이 아닐지라도 다른 사람의 디자인 저작권 (copyright)을 침해한다는 분쟁이 날 가능성이 있습니다.

모방의 문제가 발생하였을 때 문제되는 디자인들이 똑같지는 않지만 사실상 비슷한 경우 (substantial similarity)에도 저작권은 보호됩니다. 다만 사실상 비슷한지의 판단은 결국 구체적인 디자인에 대해 법정에서 판사에 의해 결정되어야 하므로 일반적이고 객관적인 기준이 존재하지는 않습니다. 다른 사람이 저작권을 침해했을 때 저작권자는 연방 지방 법원 (Federal District Court)에 민사 소송 (civil lawsuit)을 제기할 수 있습니다. 이익을 위한 고의적 침해 (willful infringement for profit)의 경우에는 형사상의 수사(criminal investigation)가 개시될 수 있습니다.

이와 같이 저작권의 발생은 단순하고 권리 기간도 길지만 실제로 권리를 행사하기 위해서는 소송을 통하여야 하며, 권리가 적용되는지의 판단도 어렵습니다. 복잡하고 유동적인 저작권의 효과적인 보호를 위해, 광고 피해 보상 조항 (advertising injury provision)을 약관(policy)에 포함하는 책임 보험 (liability insurance)에 가입하는 것이 하나의 대비 방법이 될 수 있습니다.

책임 보험사는 그 약관 (policy)에 해당하는 소송이 제기될 경우 보험 계약자 (insured)를 방어 (defend) 해주거나 방어 비용을 지불합니다. 판례에 의하면 보험사의 의무는 보험으로 보호되는 사항이 적용될 단순한 가능성만 있어도 발생하며, 보험계약자가 그 가능성을 알게 되었을 때 즉시 발생하고, 관련 소송이 종결될 때까지 지속됩니다. 이같이 보험은 디자인 보호, 나아가 저작권 소송 또는 상표 관련 소송의 불확실성을 극복하고 법적 수단을 통해 권리를 보호받는데 큰 도움이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사