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+ 특허 침해소송과 일반 소송 절차는 어떻게 다른지요?

특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위(claims)에 의하여 정해집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권(monopoly)을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서(specification)에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부 인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는 지를 가장 먼저 판단하여야 합니다. 청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)를 포함하는 일차적 증거 자료(intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 종래 기술(prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다. 특허청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술(prior art)을 포함하지 않는 범위내에서 넓게 이해를 하게 됩니다. 청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨(Markman) 사건의 대법원 판례(supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원(jury) 보다는 법원의 고유 권한(purview of the court)에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회(Markman Hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자(inventor) 와 전문가(expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다. 특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 많은 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(Summary Judgment Motion)을 신청하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해(settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다. 이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

+ 특허 침해란 무엇이며 해당되는 배상은 어떠한지요?

특허 침해는 실용(utility) 및 디자인(design) 특허된 제품을 특허권자의 허락없이 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 제의 또는 판매를 하거나 미국으로 수입을 할 경우에 성립합니다. 미국에서 타국으로 수출을 할 경우에도 미국내에서 판매로 간주되어 성립됩니다. 또한 실용특허의 대상이 방법(process)인 경우에는 그 방법에 의해 만들어진 제품에 대해 실용특허의 법규정이 적용됩니다. 추가로 실용특허의 대상이 사업방식(Business Method)인 경우에는 컴퓨터 및 소프트웨어에 특허청구항 사업방식의 모든 요소가 적용되고 있으면 성립됩니다. 특허 침해는 원칙적으로 특허의 청구범위에 표현된 기술적 또는 사업방식 구성요소가 제품 외 소프트웨어에 포함되어 있는지의 판단 문제가 됩니다. 청구범위의 해석 및 실제 제품에 범위 적용은 해당 분야의 기술 및 특허법에 대한 전문 지식을 필요로 하므로, 분쟁에 있어서 해당 분야의 기술 전문가 및 특허변호사와 같은 전문가의 의견이 중요한 역할을 합니다. 특허권자는 특허의 침해를 미국 연방 민사 소송(U.S. federal civil action)에 의한 손해배상(damage)을 청구함으로서 구제할 수 있습니다. 배상금은 최소한 적절한 사용료(royalty) 및 경비(cost)이며, 법원은 특별한 경우에는 배상액을 평가 금액의 3배까지 증가시킬 수 있으며 추가로 승자의 모든 변호 비용 보상 판결을 받을 수 있습니다. 보편적으로 특허소송에서 특별한 경우에 속하는 요소는 피고의 고의적 침해 또는 피고의 증명 된 거짓증언 등이 되겠습니다. 또한 법원은 특허권을 보호하기 위해 적절하다고 보는 경우 침해와 관련된 일정 행위를 금지하는 금지 명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 만일 법원에서 원고가 특허침해 요소가 매우 미흡함에도 특허 남용 목적으로 불공평하게 소송을 제기하였다는 판결이 있으면 승자인 피고의 변호 비용을 보상을 받을 수 있습니다. 특허 손해배상은 침해 문제제기 전 6년 이내에 이루어진 침해에 대해서만 가능하며, 특허에 관한 권리자는 제품의 특허된 사실을 제품 또는 포장에 특허번호로 표시하여야 합니다 (해당 특허가 기록된 웹 page에 표시 가능 – 이런 경우엔 웹 address 표시 필요), 그렇지 않은 경우는 침해자에 통지(notice)를 한 후의 침해에 대해서만 손해배상이 가능합니다. 침해로 고소를 당한 상대편은 기술 내용의 차이에 의해 침해가 성립되지 않는 것을 주장하거나, 특허를 부정할 수 있는 자료를 제출하여 특허가 무효임을 주장해 대처할 수 있습니다. 특허를 부정할 수 있는 자료는 특허 발명전 (혹은 특허 출원전 – 2013년 3월 이후 출원시)에 그 내용이 이미 일반에 알려져 있음을 입증할 수 있는 자료입니다. 또한 특허권자가 특허를 받는 과정에서 사실을 숨기는 등 불성실한 행위를 하였을 때는 침해를 구제받을 권리를 상실하는 것을 주장할 수 있습니다. 특허법은 앞서 설명된 침해의 정의에 해당하지 않더라도 실질적으로 침해가 성립되는 경우를 규정하고 있습니다. 예를 들어 조립하면 특허된 제품을 구성하는 반제품을 미국 안으로 또는 미국 밖으로 공급(supply)하는 자는 침해자가 됩니다. 또한 특허품에만 사용되는 부속품(component)에 대해서도 마찬가지 입니다.

+ 상표 관련 법적 분쟁시 보험으로 보호를 받을 수 있는 길이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 보험에 가입하고, 분쟁이 발생했을 때 어떤 절차를 취해야 하는지요.

상표에 관련된 법적 분쟁은 분쟁의 배경이 되는 거래 상황과 상표권의 근거 등에 대한 상세한 분석 및 전문 지식을 필요로 하며, 소송 비용이 많이 발생합니다. 또한 상표의 구별 및 상표사용 상황에 대한 판단은 분쟁 발생 초기에는 쉽지 않은 경우가 많습니다. 이러한 불확실성에 대처하기 위해, 책임보험 회사들은 상표와 관련된 분쟁에서 보험 가입자를 대신해 소송에서 방어를 해주거나 방어 비용을 지불해 주는 보험 상품을 제공하고 있습니다. 구체적으로는 광고피해 보상조항(advertisement injury provision)을 약관에 포함하는 책임보험(liability insurance)에 가입하면 됩니다. 보험가입 후 실제 분쟁이 발생했을 때 보험에 의한 보호를 받기 위해선 필요한 조건이 있습니다. 일단 상표를 캐털로그나 소책자 또는 광고 전단 등에 기재해 광고한 사실이 있어야 합니다. 그리고 분쟁의 발생 사실을 보험사에 알려야 합니다. 보험으로 보호되는 범위는 일반적으로 변호사 비용 및 법정 비용 등입니다. 또한 화해에 의한 손해 배상(settlement damage)의 전부 또는 일부를 보험사에서 대신 지불하게 됩니다. 보험사는 회사 내부사정 등의 이유로 고객의 필요에 맞지 않는 지정된 변호사를 지정하는 경우가 있습니다. 예를 들어 상표분쟁 전문 변호사가 아닌 일반 상법 변호사를 지정할 수도 있습니다. 이러한 경우 보험 가입자가 상표분쟁 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 상표전문 변호사가 필요하다는 것, 언어 소통의 편리를 위해 한국어를 구사하는 상표전문 변호사가 필요하다는 것 등을 주장하면 필요성에 맞는 변호사를 선택할 수 있습니다. 판례에 의하면 보험으로 보호되는 범위는넓으며, 상표 관련 분쟁에서 발생하는 대부분의 경우를 보호하여 보험 가입의 실효성을 높이고 있습니다. 보험사의 보호 의무는 약관에 지정된 사항이 적용될 가능성만으로도 발생합니다. 즉, 고의적인 모방과 같은 명백한 불법 행위 뿐만 아니라 거의 모든 상표 분쟁에 대해 보험의 적용을 받을 수 있습니다. 일단 발생한 보험사의 보호 의무는 소송 사건이 항소(appeal) 단계에 들어가도 계속됩니다. 보험사는 보험 적용여부의 타당성을 결정하기 위해 조사를 한다는 이유로 보호 의무를 회피할 수 없습니다. 보험사의 의무는 분쟁의 내용(complaint)이 보험 적용여부에 대해 중립적인 경우에도 발생합니다. 즉 보험 적용 여부가 명확히 부정되지 않는 한 보험사는 보험 가입자를 보호하여야 하는 것입니다. 일단 보호 의무가 발생하면 보험사는 다른 보험에 의해 보호될 수 있다는 이유로 보험금의 일부만을 지급할 수는 없습니다. 이와 같이 책임보험의 가입은 상표 관련 분쟁에 맞서는 아주 효과적인 수단입니다.

+ 상표와 저작권에 관한 법적 분쟁이 있을 경우 소송 비용 또는 손해 배상 비용을 지급해 주는 손해 보험이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 손해 보험을 가입하여야 하며, 소송이 일어날 경우 어떤 보상을 받을 수 있는 지요?

지적 소유권(Intellectual Property)은 다른 재산권과는 달리 권리의 대상을 정하는 것이 쉽지 않으며 특히 상표(trademark)나 저작권(copyright)의 경우 권리의 일부나 전체가 겹치는 경우가 종종 발생합니다. 즉, 상표나 저작권에 속하는 표현물을 사용자가 선의로 사용하였을 수 있으나 권리의 경계의 불분명함으로 인해 법적 분쟁에 휘말릴 수 있습니다. 사업자 손해 보험(business insurance)은 이같은 사업상의 불확실한 위험에 대비하기 위해 가입하는 것이며, 특히 상표 및 저작권 침해 분쟁 위험 대비 및 비용의 보상에 대해서는 광고 피해 보상(advertising injury) 조항을 갖는 보험이 이에 해당합니다. 판례에 따라서는 특허 침해(patent infringement) 문제까지도 보험으로 보상되는 경우가 있습니다. 광고 피해 보상 조항을 갖는 보험의 이용시 유의할 점은 통상적인 보험의 약관(policy)에 따르면, 소송의 시작 당시에 보험회사에 통지하여야 한다는 것입니다. 이같은 시기를 놓치고 소송의 결말이 난 후에 보험회사에 통지하는 것과 같은 경우 소송(defense) 비용 및 화해(settlement) 금액의 지불과 같은 보상을 받지 못할 수 있습니다. 대부분의 손해 보험의 약관은 또한 소송의 상대방에 의해 반소(counterclaim)가 제기되었을 때 반소의 대응에 필요한 비용도 보험사에서 지불하도록 정하고 있습니다. 저작권자가 자신의 저작권을 다른 사람에게 사용허가(license)를 해주는 경우 보험으로 보상되는 범위에 대해 복잡한 문제가 발생할 수 있습니다. 통상적인 사용허가 계약에서 저작권자는 사용허가를 받는 자에게 저작권의 사용에서 발생할 수 있는 문제에 대해 면책(indemnify)을 해주는 경우가 많습니다. 그러나 저작권의 내용중 다른 사람의 사생활 권리 등이 해결되지 않은 채로 저작물의 배포가 이루어지는 경우, 사생활 권리를 가진 사람으로부터 저작권자 및 사용허가를 받은자 모두가 소송을 당할 수 있습니다. 이 경우 면책 조항을 갖는 계약에 따라 저작권자가 사용허가를 받는 자의 소송결과까지 책임을 갖게 됩니다. 문제는 대부분의 보험 약관이 보험가입자 자신에 대한 손해는 보상하지만, 보험사가 동의하지 않은 계약상의 책임(contractual liability)에 의한 손해까지는 보상하지 않는다는 것입니다. 그러므로 계약상의 책임에 따른 위험에 대비하려면 사용허가를 받은자까지도 피보험자에 포함시키는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 이같은 피보험자의 추가에 따른 추가 비용은 없거나 소량에 그칩니다. 보험사의 보상 규정에는 일정한 제한이나 유보 조항을 둘 수도 있으나, 판례는 많은 경우에 보험가입자에 유리한 판결을 내리고 있습니다.

+ 한국에서 건강식품을 수입하여 판매하고 있는데, 경쟁사로부터 경쟁사의 방법 특허를 침해하였으니 수입과 판매를 중지하라는 경고장을 받았습니다. 이런 경우 어떻게 대처해야 하는지요?

특허 침해는 특허된 제품을 특허권자의 허락없이 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 제의 또는 판매를 하거나 미국으로 수입을 할 경우에 성립합니다. 특허의 대상이 방법(process)인 경우에는 그 방법에 의해 만들어진 제품에 대해 비슷한 법규정이 적용됩니다. 특허 침해는 원칙적으로 특허의 청구범위에 표현된 기술적 구성 요소가 제품에 포함되어 있는 지의 판단 문제가 됩니다. 청구범위의 해석 및 실제 제품에의 적용은 해당 분야의 기술 및 특허법에 대한 전문 지식을 필요로 하므로, 분쟁에 있어서 특허변호사와 같은 전문가의 의견이 중요한 역할을 합니다. 특허권자는 특허의 침해를 민사 소송(civil action)에 의한 손해배상(damage)을 청구함으로서 구제할 수 있습니다. 배상금은 최소한 적절한 사용료(royalty) 및 경비(cost)이며, 법원은 배상액을 평가 금액의 3배까지 증가시킬 수 있습니다. 또한 법원은 특허권을 보호하기 위해 적절하다고 보는 경우 침해와 관련된 일정 행위를 금지하는 금지 명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 다만 손해배상은 침해 문제 제기 전 6년 이내에 이루어진 침해에 대해서만 가능하며, 특허에 관한 권리자는 특허된 사실을 제품 또는 포장에 특허번호로 표시하여 특허품이 일반사람들에 알려져있었어야 하며, 그렇지 않은 경우 침해자에 통지(notice)를 한 후의 침해에 대해서만 손해배상이 가능합니다. 또한 특허는 존속기간 (출원일로부터 20년)이 있으며, 존속 기간내에도 특허를 받은지 3년, 7년 및 11년차에 내는 특허유지료(maintenance fee)를 납부하지 않은 특허는 무효가 됩니다. 침해로 고소를 당한 상대편은 기술 내용의 차이에 의해 침해가 성립되지 않는 것을 주장하거나, 특허를 부정할 수 있는 자료를 제출하여 특허가 무효임을 주장해 대처할 수 있습니다. 특허를 부정할 수 있는 자료는 특허 발명전에 그 내용이 이미 일반에 알려져 있음을 입증할 수 있는 자료입니다. 또한 특허권자가 특허를 받는 과정에서 사실을 숨기는 등 불성실한 행위를 하였을 때는 침해를 구제받을 권리를 상실하는 것을 주장할 수 있습니다. 특허법은 앞서 설명된 침해의 정의에 해당하지 않더라도 실질적으로 침해가 성립되는 경우를 규정하고 있습니다. 예를 들어 조립하면 특허된 제품을 구성하는 반제품을 미국 안으로 또는 미국 밖으로 공급(supply)하는 자는 침해자가 됩니다. 또한 특허품에만 사용되는 부속품(component)에 대해서도 마찬가지 입니다. 특허의 침해 주장 또는 이에 맞서는 특허 무효등의 주장은 모두 주장자에 의해 입증되어야 하나, 방법 특허의 경우에는 이미 만들어진 제품에서 제조 방법을 결정하기 어려운 경우 그 방법 특허에 의해 만들어진 제품과 같은 제품은 그 방법에 의해 만들어진 것으로 추정(presume)됩니다.

+ 판매하고 있는 제품이 특허를 침해한다는 소송을 당하였습니다. 일반적 소송 절차 이외에 특허 침해 소송에서 특히 중요한 점은 무엇인지요?

특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위(claims)에 의하여 정하여집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권(monopoly) 을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서(specification)에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는 지를 가장 먼저 판단하여야 합니다. 청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 침해되었다고 주장하는 제품과 직접 비교되는 것이 아니며, 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)을 포함하는 일차적 증거 자료(intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 특허에 포함되지 않은 종래 기술(prior art)을 포함하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다. 청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨(Markman) 사건의 대법원 판례(supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원(jury) 보다는 법원의 고유 권한(purview of the court)에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회(Markman hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자(inventor)와 전문가(expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다. 특허소송에 있어서 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgement)을 신청(file a motion)하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해(settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다. 이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

+ 의류 제조 및 수입 관련 비즈니스를 운영하고 있습니다. 경쟁업자가 우리 회사에서 취급하는 의류의 디자인을 모방하는 것을 방지하기 위해서는 어떤 법적 조치를 취해야 하는지요?

의류 제품은 특성상 의류 모양/패턴이 존재하며 의류에 추가된 다양한 디자인(design)이 존재합니다. 많는 경우에 소비자는 원단 등 의류 모양/패턴같은 제품의 특성보다는의류에 추가된 디자인에 의해 제품을 구매하는 것이 오늘날의 경향이므로 디자인은 의류 제품의 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 독창적인 디자인(original design)을 만들어내는 것은 어려우나 이를 모방(copy)한 의류 제품을 만드는 것은 쉬우므로 모방의 문제가 많이 발생하며, 디자인의 종류가 워낙 다양하므로 모방한 디자인이 아닐지라도 다른 사람의 디자인 저작권(copyright)을 침해한다는 분쟁이 날 가능성이 있습니다. 참고로 독특한 의류 모양/패턴 아이디어는 실용특허나 디자인 특허로 보호받으며 특별한 경우에는 상표권으로 보호를 받습니다. 의류 디자인은 주로 저작권법에 의해 보호받을 수 있습니다. 저작권은 디자인의 창작(creation)과 동시에 발생하며, 저작자(author)의 생존시 및 사망 후 70년까지 보호됩니다. 고용되어 저작한 경우에는 고용주가 저작권을 가질 수 있지만 많은 경우에는 양도서류가 미흡하면 고용인이 저작권을 소유할 수 있습니다. 저작권은 첫 출판으로부터 95년 또는 창작으로부터 120년까지 중 먼저 끝나는 시기까지 보호됩니다. 모방의 문제가 발생하였을 때 문제되는 디자인들이 똑같지는 않지만 사실상 비슷한 경우(substantial similarity)에도 저작권은 보호됩니다. 다만 사실상 비슷한지의 판단은 결국 구체적인 디자인에 대해 법정에서 배심원에 의해 결정되어야 하므로 일반적이고 객관적인 기준이 존재하지는 않습니다. 다른 사람이 저작권을 침해했을 때 저작권자는 연방 지방 법원(Federal District Court)에 민사 소송(civil lawsuit)을 제기할 수 있습니다. 이익을 위한 고의적 침해(willful infringement for profit)의 경우에는 형사상의 수사(criminal investigation)가 개시될 수 있습니다. 이와 같이 저작권의 발생은 단순하고 권리 기간도 길지만 실제로 권리를 행사하기 위해서는 소송을 통하여야 하며, 권리가 적용되는지의 판단도 어렵습니다. 복잡하고 유동적인 저작권의 효과적인 보호를 위해, 광고 피해 보상 조항(advertising injury provision)을 약관(policy)에 포함하는 책임 보험(liability insurance)에 가입하는 것이 하나의 대비 방법이 될 수 있습니다. 책임 보험사는 그 약관(policy)에 해당하는 소송이 제기될 경우 보험 계약자(insured)를 방어(defend) 해주거나 방어 비용을 지불합니다. 판례에 의하면 보험사의 의무는 보험으로 보호되는 사항이 적용될 단순한 가능성만 있어도 발생하며, 보험계약자가 그 가능성을 알게 되었을 때 즉시 발생하고, 관련 소송이 종결될 때까지 지속됩니다. 이같이 보험은 디자인 보호, 나아가 저작권 소송 또는 상표 관련 소송의 불확실성을 극복하고 법적 수단을 통해 권리를 보호받는데 큰 도움이 됩니다.

+ 공작기계 부품을 제작하여 주로 미국에 수출하는 한국소재 기업입니다. 저희가 수출하는 부품은 다른 부품제조회사의 제품에 비하여 기능과 효율면에서 경쟁력이 있고 이에 대한 한국 및 미국특허도 받아둔 상태입니다. 그런데 최근 미국의 공작기계 제조회사가 저희와 경쟁관계에 있는 한국내의 K라는 다른 부품업체로부터 부품을 수입하기 시작하였습니다. 저희와 경쟁관계에 있는 한국의 K사는 한국내에서 이미 저희의 한국특허권을 침해하고 있었지만 한국 내 시장규모가 미미하여 저희가 별다른 조치를 취하지 않고 있었습니다. 이 상태에서 저희가 미국내에서 저희의 특허권을 확실히 보호받는 방법은 무엇인지요.

미국내에서 지속적으로 특허권을 보호받으려면 미국특허권 침해가 확인되는 즉시 변호사를 찾아 특허권을 침해한 회사나 개인에게 특허침해 소송가능성에 대한 경고편지를 보내는 등 적극적인 대처가 필요합니다. 미국에서의 특허권 분쟁은 상당한 변호사 비용과 시간을 요하는 법정소송이므로 되도록 소송을 피하면서 특허권을 보호하려는 노력이 요구됩니다. 귀사의 경우 우선 두가지 대응을 생각할 수 있습니다. 한가지 대응방법은 변호사를 통하여 K사에 경고편지를 보내는 것입니다. 즉, 특허침해소송의 결과에 따라서는 귀사의 소송비용(변호사비용)뿐만 아니라 특허권 침해에 따른 손해의 배상 및 판매금지조치(injunction)를 감수하게 될 수 있다는 내용의 경고편지를 발송하는 것입니다. 여기서, 일반적인 특허침해에 따른 손해배상의 기준은 합당한 로열티(reasonable royalty) 수준이며, 판매금지조치와 원고의 변호사 비용 부담은 일반적으로 침해당사자에게 가장 큰 경제적인 타격을 입히게 됩니다. 이렇게 경고편지를 보내는 방법은 비용이 적게 드는 반면에 만일 K사가 먼저 법원에 특허 불침해 가결정(declaratory relief)을 요청하면 K사가 불침해 가결정 요청서를 제출한 해당주(State)에서 재판이 진행되어야 하는 불리함이 있을 수 있습니다. 다른 한가지 대응방법은 특허침해 고소장을 법원에 접수시킨 후에 경고편지를 K사에 보내는 것입니다. 이는 소장의 준비, 특허침해분석, 소장의 작성등으로 초기 변호사 비용이 요구되는 반면, 귀사가 원하는 법원에서 모든 소송과정을 진행하므로 유리하게 합의가 진행될 수 있는 가능성이 있습니다. 경쟁관계에 있는 K사의 공작기계 부품이 귀사의 미국특허를 침해하였음을 입증하려면 귀사의 미국특허와 K사의 제품과의 비교분석이 필요합니다. 다시 말하여, 특허의 권리범위를 결정하는 귀사의 미국특허증(US Patent Certificate)에 수록된 영문청구항(claims)과 K사 제품의 비교분석을 통하여 특허침해여부가 원칙적으로 판단됩니다. 물론 특허침해에 대한 법적인 판단은 법정재판을 통하여 결정됩니다. 여기서 한가지 주의할 점은, 특허침해 당사자인 K사의 특허권 침해를 귀사가 오래동안 묵인한다면 특허침해에 따른 K사에 적용되는 소송권을 상실할 수 있다는 것입니다. 따라서 특허의 침해가 확인되었다면 이에 대한 신속한 대응이 요구됩니다. 특허침해 소송이 유리한지 아니면 경고편지발송이 유리한지를 향후 미국시장의 변화 및 예상이익 등을 종합적으로 고려한 판단이 필요하다고 생각됩니다.

+ 지난 5년여동안 사용해온 저의 사업체의 이름에 대하여 연방정부에 등록된 상표이므로 사용하지 말라는 요청을 상표권자의 변호사로부터 갑자기 받았습니다. 이미 5년전에 카운티 정부에 개인사업체로 등록된 이름이고 현재까지 아무 문제없이 비즈니스를 해오고 있었습니다. 지금까지 닦아 놓은 저의 사업체에 대한 고객의 인지도를 포기하고 사업체 이름을 바꾸는 것은 도저히 생각할 수 없는 일입니다. 저의 사업체 이름을 계속 유지할 수 있는 방법은 없는 것인지요.

먼저 현재 상표권을 주장하는 개인 또는 회사가 연방정부에 상표를 출원한 날짜와 미국에서 상표를 비즈니스에 처음 사용한 날짜를 확인하셔야 합니다. 만일 귀사가 현재의 사업체 이름을 비즈니스에 사용하기 이전에 현재의 상표권자가 먼저 사용하기 시작하였고 또한 연방정부에 상표(trademark)로 신청 및 등록하였다면 현재의 사업체 이름을 포기하셔야할 가능성이 높습니다. 그러나, 만일 연방정부 상표권을 주장하는 당사자보다 귀하가 먼저 동일한 이름의 상호(business name)를 사용하기 시작한 것을 입증할 수 있다면, 연방정부에 귀사의 상호가 상표(trademark)로 등록되지 않았다고 해도 현재의 사업체 이름을 유지하실 수 있는 가능성은 있습니다. 다시 말하여, 연방정부에 등록은 되지 않았으나 비즈니스에는 분명히 먼저 사용되었다는 것이 입증되면, 상표권자의 상표권 침해소송을 극복할 수 있습니다. 물론 이러한 분쟁을 미리 피하는 가장 바람직한 방법은 사업체의 상호를 카운티 정부에 등록하기에 앞서 동일한 이름이 상표로 선등록되었는지의 여부를 확인한 후에 미국 특허청(Patent & Trademark Office)에 Intent-to-Use(앞으로 사용예정)의 방법으로 예비 신청을 하거나, 또는 사업체의 상호를 카운티 정부에 등록함과 동시에 연방정부에 상표로 신청을 하는 것입니다. 상표권자보다 먼저 사업체 이름을 사용하기 시작하였다는 것이 입증되면 현재의 사업체는 계속 그 이름(상호)을 사용할수 있는 가능성이 높습니다. 그러나, 다른지역에 동일한 이름으로 사업체를 새로 오픈하는 것은 허용되지 않습니다. 예를 들면, 현재의 연방정부 상표권자보다 먼저 LA 카운티에서 사용하기 시작한 옷가게의 이름을 상표권자 상표가 등록된 날짜 후 네바다 주에 오픈할 분점의 상호로는 사용할 수 없습니다. 귀하의 사업체 이름을 보호받을 수 있는 지역의 범위는 법원의 판결로 결정되므로 많은 소송비용을 감수하여야 함은 물론이고, 경우에 따라서는 LA카운티에 인접한 오렌지 카운티에서도 동일한 가게 이름을 사용할 수 없을 수도 있습니다. 따라서 연방정부에 상표로 등록하지 않고 사업체 이름으로 사용하는 것은 여러면에서 위험부담이 있습니다. 그러므로, 카운티 정부에 사업체의 상호(business name)를 등록하기 이전에 연방정부에 상표로 신청/등록하는 것이 상표권을 확실히 보호받고 상표권 분쟁을 막을 수 있는 최선의 방법입니다. 연방정부(미국특허청)에 등록된 상표라는 것을 모르고 이를 사업체의 이름으로 사용하는 것은 문제가 되는 사업체의 이름을 포기함으로서 해결되기도 하지만, 때로는 많은 손해배상을 감당하여야 합니다. 만일 잘되는 다른 사업체의 이름을 동일하게 또는 유사하게 모방하여 사용하고 이러한 행위가 의도적인 것으로 판사가 판단하면 상당한 벌금 및 상대편 변호사비용 또는 수감형을 감수하여야 합니다. 상표권 침해에 대한 처벌은 상표의 사용 목적 및 사용 의도에 따라 다르며 침해정도에 따라 가중처벌됩니다. 귀하의 경우 현재의 사업체 이름을 계속 유지하기를 원하시면 먼저 전문변호사를 찾아 가능성을 확인하시기 바랍니다.

+ 마크맨 히어링(Markman Hearing)이 무엇인가요?(1)

미국 특허 소송은 다른 분야의 소송보다 일반적으로 복잡하고 독특한 절차가 필요한 소송입니다. 미국 특허 소송이 다른 분야의 소송보다 더 복잡한 이유는 다른 소송보다 더 많은 issues(판결을 받아야하는 논쟁점)가 있고, 거의 모든 특허 소송에는 기술 전문가(technical expert)와 경제 전문가(economics expert – damages expert)가 필요하며 때로는 양사의 변호사 이외에 추가로 법률 전문가(legal expert)도 필요 할 수 있기 때문입니다. 추가로 미국 특허 소송에는 다른 어떠한 소송에서도 사용되지 않는 마크맨 공청회(Markman Hearing)이라는 독특한 절차가 있습니다. 마크맨이라 불리는 이 절차는 연방법원 판사가 특허 청구항에 적힌 단어나 구절의 뜻 (즉 특허청구범위의 해석)을 결정해 주는 법정 공청회입니다. 보편적으로 특허 분쟁은 중요한 단어 하나의 뜻의 정의, 즉 그 단어의 범위가 어떻게 한정되는가 따라 특허 침해성(infringement)와 무효성(invalidity)이 판결될 수 있습니다. 그러므로 특허 분쟁에 있어서는 진실로 옛말 같이 “아” 하고 “어” 가 다르다는 말이 현실로 나타날 수 있습니다. 예를 들면 어떠한 물건이 “원형”(“circular”)이라 하면 정확히 “원”이 되어야 하는가 아니면 “타원형”도 “원형”이라고 할 수 있는가 또는 어느 정도의 “타원형”이 “원형”에 포함되고 또는 포함되지 않는가 하는 분쟁이 있을 수 있습니다. 추가로 “구체”(“sphere”) 또는 미식 축구공 모양도 “원형”이라는 단어 범위 안에 표현 될 수 있는가 하는 문제로까지 비화할 수 있습니다. 그러므로 미 연방 판사가 “원형”의 뜻을 정확히 판결해 주는 hearing이 바로 마크맨 공청회입니다. 판사가 마크맨 공청회를 통해 얼마나 넓은 청구항 범위를 부여하는가를 결정하는 마크맨 판결에 따라 특허 소송의 승패가 갈린다 할 수 있다고 표현해도 과언이 아닙니다. 더 혼동을 갖고 올 수 있는 요소는 판사가 마크맨 판결 후에도 필요에 따라 그리고 증거물에 따라 법의 정당성 또는 판결의 정당성을 위해서라면 재판 도중에서까지 바꿀 수 있다는 점입니다. 따라서 이 판결은 매우 중요한 결정이 됩니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)를 포함하는 1차적 증거 자료(intrinsic evidence)에 기초하게 됩니다. 그러나 보편적으로 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 종래 기술(prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 추가하여 검토하고 마크맨 공청회를 거쳐 판사가 결정을 내립니다. 추가로 특허청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술(prior art)을 포함하지 않는 범위내에서 최대한 넓게 이해를 하게 됩니다. 이러한 1차적 증거 자료 및 2차적 증거 자료 사용 외 사전에 기록된 뜻(dictionary definition)도 매우 중요하게 여겨집니다. 그러나 현실상 이용할 수 있는 많은 사전들이 있고 각 사전마다 단어 뜻이 약간 다르게 표현되어 있을 수 있으므로 사전에 기록된 뜻을 인용하려면 기술 전문가의 증언이 필요하게 됩니다. 현실상 사전에 기록된 뜻은 보편적으로 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 분류되지만 Webster’s Dictionary 와 같이 정확성이 널리 알려진 사전에 기록된 뜻은 법원에서 뚜렷이 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 분류한다는 판례는 없었습니다. 마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석이 어떠한 과정을 거쳐서 판결이 되었는지는 매우 중요한 요소가 됩니다. 2015년 이전에는 판사가 마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석을 어떻게 했는가에 상관 없이 모든 특허청구범위의 해석을 미 연방 상소법원(U.S. Federal Circuit Court)에서 지방법원(district court)의 판결에 상관 없이 완전한 재검토(de novo – 처음부터 끝까지) 대상이었습니다. 그러므로 상소법원에 지정된 3명 중 2 명의 연방 상소법원 판사가 1심 판사와 약간의 다른 청구 범위를 책정하게 되면 그 많은 변호 비용과 시간이 소모된 판결이 다시 1심 판사에게 되돌아가 미 연방 상소 법원 판사가 판결한 범위로 새 재판을 해야 했습니다. 그 이유는 미 연방 상소법원에서는 특허법 전문 판사들만 모여 있고 그 분들의 의견으로는 많은 1심 판사가 기술적인 전문가나 특허와 관계된 전문가가 아니라고 판단하기 때문이었습니다. 그러나 2015년에 미 연방 대법원에서 Teva Pharmaceuticals USA Inc. v. Sandoz Inc., 135 S. Ct. 831, 836-41 (2015)의 판결을 통해 1심 지방법원 판사가 마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석을 어떠한 증거물로 판결했는지에 초점을 두고 특허청구범위의 해석을 미 연방 상소에서 완전한 재검토를 하게 할지, 아니면 1심 판사의 판결에 많은 권위(deference)를 부여할지를 판단하게 되었습니다. 만일 1심 판사가 1차적 증거 자료로만 특허청구범위를 해석했으면 1심 판사가 하나의 법률 조항을 판결한 것으로 보고 완전한 재검토(de novo) 대상으로 판단합니다. 그러나 1심 판사가 1차적 증거 자료만으로 특허청구범위를 판결하기에 부족하다 생각하여 2차적 증거 자료의 사용이 필요했다면 2차적 증거 자료에 의한 판결은 하나의 사실(fact)을 결정한 것이 되어 1심 판사가 2차적 증거 자료에 의한 결정 내용에 대해서는 1심 판사의 명백한 실수(clear error)가 있다고 판단될 때만 1심 판사의 판결을 바꿀 수 있게 됩니다. 이러한 상황에서 Webster’s Dictionary 같이 정확성이 널리 알려진 사전에 기록된 뜻이 1차적 증거 자료로 책정되는가 아니면 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 책정되는가가 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다. 특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 범위 판결은 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 판결에 비례하여는 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgment motion)을 신청할 수 있으므로 많은 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 승소 가능성을 갖게 되며, 유리한 화해(settlement)를 이끌어 낼 수 있게 됩니다. 이같은 특허소송에 비례하여 특허 출원 당시 확실한 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 설명서(specification), 청구범위(claims)의 작성 및 특허 청구항 내 중요한 단어(word) 또는 문장(phrase)은 특허 명세서(specification)에 분명히 표현함으로써 분쟁의 소지가 없애는 것은 미래의 소송을 승소로 이끄는 지름길이 됩니다.

+ 마크맨 히어링(Markman Hearing)이 무엇인가요?(2)

특허 소송에는 다른 민사 소송에 언급되지 않는 Markman Hearing (마크맨 공청회)이란 매우 중요한 공청회가 있다. 쉽게 표현하면 Markman Hearing은 법원 절차에 의해 특허 소송에서만 있는 특허 소송 청구항의 단어 또는 문구를 명확히 판결함을 청구하는 공청회이다. 객관적이지만 많은 주관적 요소가 투입되는 청구항의 침해범위, 즉 배타권의 넓이를 판결하는 공청회다.

특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위 (claims)에 의해 정해진다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 독점되는 배타권 (monopoly)을 주는 제도로서 대중에게 발명의 공개는 특허 명세서 (specification)에 기재된 내용에 의해 이루어지지만, 배타권은 명세서의 일부인 청구항 보호범위에 의해 한정된다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 (청구항의 범위로 한정되는) 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있으며, 반대로 청구항의 보호범위 (배타권을 행사할 수 있는 범위)는 어떤 면으로는 명세서에 기재된 내용보다 넓을 수 있다.

침해 주장이 있을 때는 청구범위에 한정된 배타권에 침해대상 제품이 포함되는 지를 우선적으로 판단해야 한다. 그러나 청구항의 보호범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 허락된 청구항의 단어 및 문구에 표현된 보호범위에 분쟁이 있음은 당연하며, 원고와 피고는 자신에게 유리하게 판결되도록 많은 노력을 하게 된다. 원고는 각 단어 와 문구의 뜻을 포괄적인 보호범위로 주장하게 되며 피고는 같은 단어와 문구의 뜻을 최소한의 보호범위로 주장하려 한다. 즉, 객관적인 단어의 뜻을 이해함에 주관적인 주장을 하게 된다.

그러므로 특허 청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류 (prosecution history)에 포함되는 일차적 증거 자료 (intrinsic evidence)에 기초하게 되며, 객관적인 범위 내이지만 주관적일 수밖에 없는 특허권자 및 전문가의 증언 (testimony) 과 특허에 포함되지 않은 선행기술 (prior art) 및 사전 (dictionary)에 올려진 뜻을 포함하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어진다. 특정한 단어 또는 작은 문장 하나가 객관적인 범위 안에서 어느 측에게 유리하게 이해되느냐의 여부가 승소를 가르는 경우가 많으므로 원고와 피고는 객관적인 주장에 각자의 주관적인 주장을 덧붙여 같은 단어의 이해 범위를 놓고 분쟁하게 된다.

마크맨 (Markman) 사건의 대법원 판례 (supreme court decision)를 기준으로, 모든 특허 소송은 Markman Hearing 절차를 밟게 된다. 즉 대법원 판례로 특허 소송에 필요한 절차의 하나로 청구범위 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시했다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제이므로 배심원 (jury) 보다는 법원의 고유 권한 (purview of the court)에 맡겨야 한다는 것이다.

특허 침해 소송의 중간 단계에서 Markman hearing을 거치게 함으로 청구범위의 명확한 해석은 양측의 주장을 고려한 후 법원에서 결정하게 된다. 그러나 법원은 침해대상 물품의 전문가가 아니기 때문에 법원의 이해를 돕기 위해 Markman hearing에는 침해대상 물품의 전문가 (expert)와 발명자 (inventor)의 증언이 중요한 역할을 한다.

특허 소송에 있어서 청구범위 해석절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 많은 경우에 Markman hearing에서 유리한 입장을 판결받게 된 소송 당사자는 약식 판결 (summary judgement)을 신청하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판을 거치지 않고 합의를 도모하거나 판결을 이끌어 낼 수 있다.

이같이 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으므로, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위 작성의 중요함을 고려하여 만일의 특허 분쟁 시 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있어야 한다.

+ IPR은 무엇인가?

Inter Partes Review(IPR)은 특허 소송 중 한가지이며, 연방법원이 아닌 특허청에서 특허 재심을 요구하며 특허청에 행정소송을 제시하는 특허무효소송입니다. 누구나 IPR을 특허청에 제시할 수 있지만 특허 침해 소송을 받은 피고는 보편적으로 소장을 받은 후 1년 내 신청해야 합니다.
특허 소송을 받은 많은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 저렴한 비용이 들고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높은 장점이 있고 (특허 무효에 필요한 증거의 부담이 [burden of proof] 특허청에서는 증거의 우세 [preponderance of evidence]이며 법원에서는 정확하고 명백한 증거 [clear & convincing proof] 이므로 같은 자료만으로는 특허청에서 특허 무효 가능성이 높음), (3) IPR은 보편적으로 처음 서류 제시된 후 18개월내 판결을 받을 수 있으며, (4) 특허청 행정법원에서 IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높습니다. IPR의 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효 안 되면 연방법원 진행과정은 모두 밟아 판결을 받아야 하며 (그러나 IPR 진행과정에서 많은 사항을 자세히 분석했으므로 같은 사항을 따로 분석할 필요는 없을 수 있음), (2) IPR에 사용되는 선기술(prior art)에는 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)로 국한됩니다. IPR 판결 후 당사자들이 판결 내용을 고려 해 연방 소송이 취소될 수 있고 또 당사자들이 합의로 특허 소송을 피할 수 있는 좋은 요소가 될 수 있습니다. IPR은 청구자가 모든 선기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허행정법원(Patent Trial and Appeal Board) 제시해야 합니다. 접수된 IPR 요청사항은 특허행정법원에서 형식상 오류가 없음을 판단하여 특허 소유자에서 Notice 를 보냄으로 시작됩니다. 특허소유자는 3개월 내 충분한 검토 후 예비응답을 접수하여야 합니다. 특허소유자는 예비응답을 제출하지 않을 수 있습니다. 특허행정법원에서는 3명의 특허전문 행정판사가 접수된 IPR 요청사항과 특허소유자의 예비응답을 비교하여 IPR 진행여부를 판결합니다. 특허행정법원 검사 후 만일 제시된 서류로 특허 권리항 한 개라도 취소될 가능성이 있으면특허행정법원은 IPR을 진행함을 모든 당사자들에게 Notice를 주며 특허소유자는 3개월 내 IPR 진행 사항에 대한 정식응답을 제출하여야 합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성이 없다 판결되면 특허행정법원은 IPR을 기각하며 특허의 모든 부분은 유효하게 됩니다.

특허소유자의 정식응답을 제출할 때 최선을 다하여 모든 정보를 같이 첨부하여야 하며 또 특허소유자가 특허범위 항을 교정하고 싶으면 IPR내에서 특허행정법원에 제시할 수 있습니다. 특허소유자의 정식응답 제출 후 3개월 내 청구인이 특허소유자의 정식 응답에 대한 응답을 제시하여야 하며 청구자의 응답과 같이 필요한 모든 정보를 첨부하여야 합니다. 특허소유자는 특허행정법원에서 공고한 기한 내 청구자의 응답에 대해 반박서류를 제시할 수 있습니다. 모든 서류가 제시된 후 특허행정법원에서 판결을 내리는데 만일 판결 전에 특허소유자나 청구인이 특허행정법원에서 (3명의 특허전문 행정판사 앞) oral argument를 요구하면 공판이 열린 후 판결을 내립니다. 이러한 판결문은 30일 내에 재심을 요구할 수 있으며 또 상소를 연방특허 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 의뢰할 수 있습니다. 만일 특허행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위항(claim)은 취소되며, 반대로 특허행정법원에서 IPR진행상 판결된 요소는 3명의 특허전문 행정판사가 판결을 내린 사항이므로 연방법원에서 많이 신뢰를 하여 법원에서는 같은 issue는 다루지 않게 됩니다. 추가로 특허소유자가 IPR절차상 특허범위항을 교정했으면 교정된 특허범위항의 침해 기준 날짜는 IPR판결이 난 후 되므로 교정된 특허범위항에 의한 판결전에 있었던 배상은 없게 됩니다.

+ IPR 과 최종판결 금반 (Estoppel)

IPR 과 최종판결 금반 (Estoppel)

Inter Partes Review(IPR)은 특허 소송 중 한가지이며, 연방법원이 아닌 특허청에서 특허 재심을 요구하며 특허청에 행정소송을 제시하는 특허무효소송입니다. 특허 소송을 받은 많은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 비용이 저렴하고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높은 장점이 있고 (3) IPR은 보편적으로 처음 서류 제시된 후 18개월내 판결을 받을 수 있으며, (4) 특허청 행정법원에서 IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높습니다. IPR의 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효가 안 되면 보류되었던 연방법원 진행과정은 다시 시작되어 판결을 받아야 하며, (2) IPR에 사용되는 선행기술(prior art)에는 연방법원에 제출 가능한 범위보다 좁은 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)로 국한됩니다 – 그러므로 선사용 물품 및 방법과 관련된 증언을 제시할 수 없으며, (3) 오직 신규성(novelty)과 진보성(obviousness)이 없다는 주장만 할 수 있습니다. (불확실한 청구항 (indefinites) 제시는 IPR 로 공격할 수 없습니다.)

만일 특허행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위항(claim)은 취소되며, 반대로 특허범위항(claims)이 무효 되지 않았을 경우 특허행정법원에서 IPR진행상 최종 판결된 요소는 연방법원(또는 International Trade Commission 등)에서 특허청의 판결을 신뢰 하여 같은 issue는 다루지 않게 됩니다 (Estoppel – 금반언禁反言의 원칙). 이러한 Estoppel(금반언)경우IPR에 참여한 당사자들과 그 들과 관련된 회사 및 개인들에게만 적용되며, 제 3자는 같은 무효 주장을 새로운 IPR을 제시했을 경우 다시 주장할 수 있습니다. 그러나 특별한 상황을 제외하고는 제 3자도 3명의 특허판사의 판결문을 같은 주장으로서는 바꾸기는 역부족일 것이며, 같은 선행 특허로 같은 특허범위항을 공격한다 하더라도 새로운 주장이 받쳐주어야 할 것입니다. 새로운 IPR에서는 당연히 모든 선행 특허/출판물은 새로운 주장에

연방법원과 특허청의 관할권 및 여러 연방법원의 절차상 이해상충을 고려하여야 하므로 IPR 신청시 미흡한 무효 제시를 했을 경우 IPR진행상 최종 판결이 없이 기각되었다 (IPR이 진행되지 않고 기각되었다)하여도 기각된 무효 제시범위는 연방법원에서 Estoppel(금반언)을IPR에 참여한 당사자들과 그들과 관련된 회사 및 개인들에게는 적용할 수 있습니다. 또한 연방법원에서는 IPR 신청시 서류상 보편적으로 제시 할 수 있던 무효 제의를 안했을 경우에도 Estoppel(금반)을IPR에 참여한 당사자들과 그 들과 관련된 회사 및 개인들에게는 적용할 수 있습니다. 그러므로 IPR의 독특한 절차상 IPR 신청시 무효주장이 미흡하여도 특허청에서 자진하여 IPR을 추구할 수 있지만, IPR을 제시하는 당사자는 IPR청구서에 모든 선행기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허법원에 최선의 특허무효 주장을 제시해야 합니다.

IPR 접수 서류와 같이 제출되지 않은 증거자료는 IPR절차상 후에 제시하지 못 할 가능성이 매우 높으므로, 청구서 준비전에 최선의 준비를 하여야 합니다. IPR은 연방 소송이 피고에게 전달된 날짜로부터 1년이내 신청하여야 합니다.

(필요하면 아래 구절은 삭제해도 좋습니다)

접수된 IPR 요청사항은 특허행정법원에서 형식상 오류가 없음을 판단하여 특허 소유자에서 Notice 를 보냄으로 시작됩니다. 특허소유자는 3개월 내 충분한 검토 후 예비응답을 접수하여야 합니다. 특허소유자는 예비응답을 제출하지 않을 수 있으며 특허행정법원에서는 3명의 특허전문 행정판사가 접수된 IPR 요청사항과 특허소유자의 예비응답을(제시한 경우) 비교하여 IPR 진행여부를 판결합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항(claims) 중 1 항이라도 취소될 가능성이 있으면 특허행정법원은 IPR을 진행함을 모든 당사자들에게 Notice를 주며 특허소유자는 3개월 내 IPR 진행 사항에 대한 정식응답을 제출하여야 합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성이 없다 판결되면 특허행정법원은 IPR을 기각하며 특허의 모든 부분은 유효하게 됩니다.

+ IPR 판결에 대한 연방 고등법원 상소에 대하여

IPR 판결에 대한 연방 고등법원 상소에 대하여

미국에서 비즈니스를 하다 보면 특허침해를 주장하는 자들로부터 Cease & Desist (“C&D)라는 침해 경고편지를 받을 경우와 미연방법원에 접수된 특허침해 소송을 받을 경우가 있다. 특허침해 대상자로서 경고편지를 받던지 소송을 받으면 미국에서의 막대한 특허소송비용 때문에 매우 심각해 질 수 있다. 만일 경고편지를 받게 되면 우선 전문가를 찾아 특허침해성을 분별해야 하며, 만일 침해가능성이 있다면 소송전에 합의를 유도함을 적극적으로 노력해야 한다.

그러나 만일 특허소송이 제기된다면 피고로서 대응하며 추가로 Inter Partes Review(IPR)라는 특허무효 소송을 특허청에 제시할 수 있다. 특허소송이 제기되기 전이라도 특허를 무효화하려 IPR을 제시할 수 있다.

특허 소송을 받은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 저렴한 비용이 들고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높고, (3) IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 연방법원소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높다. IPR은 청구인이 모든 선기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허행정법원(Patent Trial and Appeal Board - PTAB)에 제시해야 하며 특허행정법원에서 특허 소유자에게 Notice 를 보냄으로 시작되며 양사는 IPR절차를 밟으면 된다. 그러나 만일 특허행정법원에서 IPR을 진행하지 않겠다는 판결이 나면 청구인이 할 수 있는 내용은 오직 재심요구 (Request for Reconsideration)이다. 재심 요구가 접수되면 특허행정법원에서 판결을 바꿔 IPR 진행을 명령하던지 아니면 재심요구를 거절할 수 있다. 이러한 재심요구 거절은 연방특허 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 상소할 수 없다.

IPR이 진행되면 양사는 PTAB에서 IPR진행과정을 준수하며, PTAB는 12 개월 내 (IPR 접수 후 18개월 내) 판결문이 내려지고, 그 판결문은 30일 내에 PTAB에 재심요구 또는 상소를 연방특허 항소법원에63일 내 접수할 수 있다. 만일 PTAB에 재심요구를 접수하면 재심 판결문 발생 후 연방특허 항소법원에63일 내 접수해야 한다.

연방특허 항소법원에 상소를 할 때 주시해야 할 점은 (1) 연방특허 항소법원에 상소청구를 IPR 마지막 판결문으로 부터 63일 내 전자접수를 하며, (2) 전자접수한 같은 날짜로 연방특허 항소법원에 상소청구 종이사본을 배달해야 하며, (3) PTAB에도 연방특허 항소법원의 상소청구 내용을 전자 접수하며, (4) 특허청 코미셔너에게도 (특허청내 상소 대표하는 변호사 사무실 대표로) 같은 날짜에 연방특허 항소법원에 접수된 상소청구 종이사본을 직접 배달해야 한다. 이 네가지 중 하나라도 시간내 접수하지 않으면 상소가 기각될 수 있다.

위 절차가 접수되면 PTAB에서 IPR의 모든 서류를 40일 내 연방특허 항소법원에 제시하며, 항소인은 PTAB의 제시 후 60일 내 의견서 (briefs)를 제시하므로 상소가 진행된다. 양사의 모든 서류가 제시되면 oral argument 공판이 열린 후 판결이 내린다. 모든 법원 절차에서 의견서의 명확성이 중요하 듯 연방특허 항소법원에서는 의견서와 첨부된 보충자료(Appendix) 같은 모든 서류의 법적, 행정적 및 공식적인 요구사항을 연방특허 항소법원만의 독특한 요구방식으로 철저히 준비해야 한다. 이렇게 섬세한 요구사항을 충족하기 위해 많은 로펌들은 모든 서류 작성 후 연방특허 항소법원의 서류준비를 (법률적인 내용은 당연히 담당 로펌이 하지만) 확인해 주는 outside service를 고용한다.

연방특허 항소법원에서는 oral argument 공판이 열린 후 5-7개월 후 판결문을 내리며, 판결문은 Request for Reconsideration으로 재심을 신청할 수 있으며, 만일 판결문을 또 appeal 항소하려면 미연방대법원에 제시하게 된다.

+ 특허침해에 대한 손해배상

미국 실용특허(utility patent) 침해에 대한 손해배상은 보편적으로 두가지로 계산할 수 있습니다. 첫째는 특허 소유주의 이익손실(Lost Profits) 계산방법과, 둘째는 합리적인 로열티(Reasonable Royalty) 계산방법입니다. 보편적으로 소유주는 이익손실 방법을 택하여 보상을 받으려 하지만, 증명하기가 현실적으로 어려우므로 합리적인 로열티로 판결이 납니다. 소유주가 이익손실을 증명하기위해서는 다음과 같은 요소를 분석해야 합니다: (1) 특허에 의한 물품의 수요, (2) 비 침해 대용품의 부재, (3) 소유주 및 침해자의 시장 수요에 공급할 수 있는 생산능력, (4) 소유주의 침해가 없었을 경우 이익 가능성. 이 네 가지 요소 중 (2) 비 침해 대용품이 시장에 존재하면 소유주의 이익손실이 피고에 의한 침해만으로 발생한다 결론을 내릴 수 없으므로 이익손실 청구는 사실 상 무의미 해집니다. 추가로 위 4개의 요소 외 소송에 참여하지 않은 침해대상자(들)이 있으면 소유주의 이익손실이 피고에 의한 침해만으로 이루어 진다 결론을 내릴 수 없으므로 이익손실 청구는 이 같은 경우에도 사실 상 무의미 해집니다. 네 요소 및 종속적 요소 등에 객관적과 주관적 의견이 포함되고 또 추상적인 시장에 피고의 침해가 없는 경우에 대한 의견이 필요하므로 양사가 손해배상 전문가를 통해 주장해야 합니다. 소유주가 합리적인 로열티를 증명하기위해서는 다음과 같은 요소를 분석해야 합니다: (a) 소유자가 합리적으로 받고 있는 라이센스 로열티, (b) 소송특허와 비슷한 특허가 보편적으로 받고 있는 합리적인 라이센스 로열티, (c) 소유주의 시장 공약 플랜, (d) 특허물품의 시장성공 요소 및 시장인기, (e) 침해물품의 수익성, (f) 특허 존속기간, (g) 특허물품의 장점 및 단점, (h) 특허물품에 관한 시장의 긍정적인 비평, (i) 특허물품내 발명내용의 중요성, (j) 비 침해 대용품의 부재, 등. 이익손실 증명시와 같이 위 요소 및 각 요소에 종속적 요소 등에 객관적과 주관적 의견이 포함되고 양사가 손해배상 전문가를 통해 주장해야 합니다. 모든 소송에서 중요한 바 같이 특허 손해배상은 쉽게 증명할 수 있는 사항이 아닙니다. 특히 계약위반 소송 같이 양사의 이해사항이 기록된 서류가 없고, 많은 요소들을 분석 종합하여야 하며 양사 전문가의 객관적과 주관적 의견이 포함되며, 추가로 배심원이나 판사는 양사의 전문가의 신실성을 판단해야 하지만 판단하기 어려우므로, 자신들이 비교할 수 있는 소송진행 절차 및 재판진행 절차에 표현된 양사의 진실성에 많이 의지하게 됩니다. 추가로 특허 손해배상은 배심원이 정하지만 정해진 손해배상을 판사의 편견으로(discretion) 3배까지 늘릴 수 있으며, 피고의 침해사항 또는 소송진행 절차 및 재판진행 절차에 예외적인 경우(exceptional case), 또는 고의적 침해로 판결될 경우, 승자의 변호비용까지 손해배상에 추가될 수 있으므로 양사의 신경전은 타 소송건과 비교해 일찍 시작되며 모든 소송진행 절차 및 재판진행 절차에 개입됩니다. 미국 의장특허(design patent) 침해에 대한 손해배상법은2011년 애플/삼성 핸드폰 의장특허 침해 판결 후 많은 변화를 맞고 있습니다. 2016년 대법원 판결 전에는 의장특허 침해 손해배상은 침해물품 전체에 의한 침해자의 이익이었습니다. 그러므로 2011년 애플/삼성 소송에서 물품전체의 작은 부분을 침해했음에도 천문학적인 숫자가 나왔었습니다. 그러나 2016년 대법원 판결로 손해배상법은 의장특허에 제시된 물품전체의 이익일 수 있으나 발명이 제시된 물품의 부분적인 부품에 관한 경우 발명이 제시한 부품이 차지하는 이익성을 고려하도록 했습니다. 그 후로 아직 확실한 손해배상 판단요소가 정확히 결정되지 않았고 연방법원/판사에 따라 각 소송건에 맞게 요소를 세우고 있습니다. 여러 판결을 분석했을때 제일 중요한 요소는 다음과 같습니다: (i) 침해물건이 여러 부품으로 나누어지는가, (2) 여러 부품이나 제한적으로 구분될 수 있으면 발명이 부품에 제한됐는가 아니면 물품 전체의 발명인가 등 입니다. 애플/삼성 소송은 2018년 5월 재심결과 $533M 손해배상으로 판결됐습니다. $1,000M이상 판결에서 $533M으로 줄었지만 양사가 계속 상소를 제시하므로 오랫동안 확실한 손해배상에 대한 명백한 법적 결론은 없을 것 같습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌