특허 출원 시 고려해야 할 선행기술(Prior art)

미국에서 특허란 발명가에게 새로운 기술을 발명하고 공공사회에 새로운 발명을 전수하는 대가로 미국 정부가 20년 동안 독점권(monopoly)을 부여하는 것이다. 공공사회에 이미 알려진 선행기술에 대해서는 특허를 부여하지 않는다. 선행기술이란 발명가가 특허 신청 전 공공사회에 알려진 기술을 뜻한다.

2013년 3월 16일부터 도입된 America Invent Act (AIA)에 의거하여 미국 특허법이 개정된바 선행기술을 이해하기 한층 쉬워졌다. 예컨대, 발명가가 미국 특허를 출원하기 전 이미 공고된 (publish) 기술은 모두 선행기술이다. 다만, 발명가가 자신의 특허를 신청하기 전에 발명가 자신이 공고 한 경우, 1년의 유예기간이 부여된다. 또한 발명가 외 공동발명가 및 공동소유자가 공고를 했을 경우에도 1년 유예기간이 부여된다. AIA에서 명시하는 공고는 포괄적이므로 여러 방법의 공고를 포함하며 출판, 사용, 판매, 마케팅, 특허 등이 있다. 즉, 제 3자가 발명가의 발명을 먼저 공고 또는 사용 했을 경우, 제 3자가 취한 행동이 선행기술이 되어 발명가의 특허 권리를 무효화 시킬 수 있다.

그러므로 법률상 특허를 속히 신청하던지 아니면 속히 공고를 하므로 1년 유예기간을 부여 받음으로서 제 3자의 특허권을 막을 수 있다. 그러나 만일 공고를 한 후 1년 유예기간을 의지하는 동안 제 3자가 공고를 보고 변형된 발명이나 진보된 발명을 한 후 공고를 하던 아니면 특허를 신청하면 유예기간을 의지했던 발명가는 오직 공고한 내용외에는 권리가 없게 되므로 특허권리가 많이 절제를 받게 된다. 이러한 상황을 방지할려면 오직 속히 특허를 신청함이 바람직하다.
만일 non-provisional patent application (보통특허 출원)에 일시적으로 부담이 있으면 우선 provisional patent application (예비특허 출원)을 하므로 발명가의 권리를 우선 확보함이 좋다. Provisional application을 기반으로 후에 continuation application (연속출원) 및 continuation-in-part (부분연속출원) 등으로 권리를 확보하므로 제 3자의 선출원을 막을수 있다.

2013년 3월 16일 이전에는 선행기술 분석이 많이 복잡했었다. 해당 법규가 정의한 선행기술은 발명가가 발명 전에 타인이 미국 내에서 동일한 발명을 했거나, 사용/출판/공고/특허를 했을 경우이며, 또는 지역에 관련 없이 미국 출원일로부터 1년 전에 출판/공고가 있을 경우이다. 매우 헷갈리는 문구이다. 예를 들어, 명확한 증거 미재시, 발명가의 발명 시기를 증명해야 하며 타인의 발명 시기도 증명해야 한다. 1년 유예기간이 조건 없이 부여되기 때문에 제 3자의 근면한 선출원이 있었을 경우에도 1년 유예기간에만 의지하고 늦장을 부린자가 특허권을 획득할 수 있었다. 또한 타인의 미국내 선발명이 선행기술로 간주되므로 발명가가 특허 출원 후 타인의 선발명 주장을 피하기 힘들었다. 이와 같이 미국 특허법이 타국의 특허법과 많은 차이가 있었으므로 그 동안 많은 혼동이 있었다.

다행히 AIA의 도입으로 선행기술의 개념이 쉬워지긴 했지만 미국에서 특허 분쟁 시 특허 출원일이 2013년 3월 16일 이전일 경우, AIA전에 정의 되었던 선행기술 범위로 분석을 해야한다. 그러므로 올바른 대응을 위해서 미국 특허 출원일 및 선출원 날짜를 우선으로 분석 후 선행기술에 대한 분석이 필요하다.



박윤근 (John K. Park) 변호사
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