외국(미국, 유럽, 일본, 중국, 멕시코)에 상표등록을 하려고 합니다. 어떻게 해야 하나요?

외국상표권 확보 방식

상표는 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 단어, 마크, 형상, 슬로건, 색상, 소리, 향 등의 회사나 개인의 상징이다. 상표권은 특허청에 상표등록이 완성되었을 때 등록인에게 타인이 혼동되는 유사상표 사용하는 것을 막을 수 있는 권한을 부여한다. 추가로 관세국에 등록을 할 수 있으므로 관세국이 직접 상표권을 침해하는 수입물건을 금지 할 수 있다.

그러나 특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법이므로 각 나라에 등록이 완성되어야만 권리를 부여 받는다. 예로 한국에 등록된 상표는 한국내에서만 상표권 행사가 가능하며 미국에 등록된 상표는 미국에서만 권리를 주장 할 수 있다. 따라서 10개국에서 상표권을 확보하려면 원칙적으로 개별국가의 대리인(변호사/변리사)을 각각 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원한 후 상표심사를 거쳐 상표등록이 되어야 해당국에서의 상표권 확보가 가능하다. 많은 비용과 시간이 소요되는 쉽지 않은 절차이다.

다행히 국제상표출원 제도의 필요성을 공감하는 국가가 늘어나면서 국제상표등록제도가 생겨났고 이를 이용하여 훨씬 저렴한 비용으로 여러나라에 상표를 등록하는것이 가능하다. 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제상표출원제도를 이용하면 해당국가의 변호사를 통하지 않고 상표출원인 미국 (거주국)의 특허청을 통하여 조약내의 다른나라에 상표권을 확보할 수 있다. 그러나 각 나라마다 상표법이 다르므로 출원절차상 교정이나 문제 극복이 필요하면 각 나라의 변호사/변리사에 의하여 서류를 제시해야 한다. 마드리드 조약을 통한 국제상표 출원은 출원인의 거주국이 조약의 가입국이고 거주국 특허청에 신청 또는 등록된 상표가 있다면 국제상표등록제도의 이용이 가능하다.

2015년 8월 현재 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽지역국가 및 멕시코를 포함하는 95개 국가가 마드리드 조약의 가입국이다. 그러나 아쉽게도 스페인어의 조약내 공용어 채택의 문제가 해결되지 않아 아직 남미의 많은 국가들은 마드리드 조약의 가입국이 아니지만 조만간에 남미각국도 마드리드 조약의 가입국이 될 것으로 예상된다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도의 가장 큰 장점은 출원인 소재국가의 특허청(Office of origin)을 통한 한번의 출원(single application)으로 국제상표등록번호 (international registration number)를 먼저 부여받는다는 점과, 국제상표등록출원서에 지정한 국가(designated nations)의 특허청이 12개월 내지 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않으면 자동으로 지정국 내에 상표권이 발생된다는 점 그리고 국제상표등록제도를 이용하여 등록된 여러나라 상표를 매 10년마다 일괄 갱신(single renewal)이 가능한 점 등이다. 그러나 국제상표신청후 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제상표등록 전체가 포기될 수 있다는 것은 단점중의 하나이다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도는 매우 편리하고 출원비용의 대폭적인 절감을 가져다주는 것은 분명하지만 출원 후 각 국가의 변호사무실을 통한 업무가 필요 할 수 있으므로 미국 상표법 및 국제상표등록제도에 대한 전문적인 지식을 구비한 변호사를 선임하는 것이 바람직하다.

 



박윤근 (John K. Park) 변호사
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