특허 출원을 하였으나 심사가 오래 걸려 아직 특허를 받지 못했습니다. 경쟁업자에 의한 모방이 이미 일어나고 있는 형편입니다. 특허를 받기 전에 어떤 제재 방법이 없을까요?
  특허 출원의 증가 및 내용의 복잡화에 따라 각국 특허청의 심사 적체는 점점 심해지고 있으며, 미국도 예외가 아닙니다. 현재 첫 심사 결과를 받아보는 기간이 평균적으로 1년 11개월이 걸리고 있습니다. 권리자인 발명자로서는 기술 개발에 따른 권리를 보호받는 데 심각한 지연이 되고 있는 것입니다.

심사의 적체에 따른 부작용을 방지하기 위해, 미국 특허법은 출원 공개 제도 (publication)를 채택하고 있습니다. 이에 의하면 특허 출원은 출원후 1년 반이 되는 때에 심사 결과에 관계없이 일반에게 공개됩니다. 즉 공개 자체는 특허권과는 무관합니다. 공개되는 내용은 출원시 제출된 명세서 및 도면과 출원인의 인적 사항 등을 포함합니다. 출원인은 공개를 앞당기거나, 비공개를 요청할 수 있습니다.

특허권은 발명 내용의 공개의 대가로서 주어지는 것입니다. 출원 공개 제도는 심사 적체에 따른 중복 개발의 폐단을 해소하기 위해 아직 심사가 끝나지 않은 출원을 일반에게 공개하는 것으로서, 공개에 따른 출원인의 보상을 위해 미국 특허법은 임시보호권 (provisional right) 제도를 함께 규정하고 있습니다.   

임시 보호권이란 공개된 특허 출원에 대해, 공개일로부터 특허 발행일까지의 기간 동안 적절한 사용료 (reasonable royalty)를 받을 수 있는 권리입니다. 즉 특허 출원중이라도, 발명을 허락없이 사용하는 자에 대해 제한을 가할 수 있는 방법이 있습니다. 다만 특허 출원은 미확정 권리이므로 심사 결과 특허를 받지 못하면 임시 보호권은 행사할 수 없습니다. 

임시 보호권을 행사하기 위해서는, 특허 출원된 발명을 사용하는 자에게 통지(acutal notice)를 하여야 합니다. 특허를 받은 경우에는 특허 번호를 제품이나 제품의 포장에 표시를 하면, 일반 제3자는 특허 받은 사실을 아는 것으로 추정이 되나, 공개만 된 경우는 그렇지 않고, 발명의 사용자 에게 특허 출원된 발명을 사용하고 있다는 것을 통지하여야 합니다. 또한 사용하는 상대에게 특허 출원된 권리에 해당하는 것으로 통지한 내용과, 실제로 특허를 받은 특허청구범위가 사실상 같아야 합니다. 심사 결과에 따른 보정 과정에서 특허 청구범위가 달라질 수 있기 때문입니다.    임시 보호권은 특허 발행(issue)후 6년 이내에 행사하여야 합니다. 출원인은 출원된 발명의 사용자 에게 사용 사실을 통지한 후, 심사가 끝나고 특허를 받으면, 사용료 상당액을 출원 발명의 사용자 에게서 받을 수 있습니다. 특허 출원은 심사 결과 특허를 받는 것을 전제로 하는 미확정 권리이나, 이와 같이 임시보호권에 의해 특허를 받기 전에도 제한적인 발명의 보호가 가능합니다.  임시 보호권외에 우선 심사 신청 (Petition to Make Special)에 의해 심사를 앞당겨 특허 여부를 신속하게 결정받는 것도 가능합니다.

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박윤근 (John K. Park) 변호사
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