특허 출원에 대해 여러 개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 어떤 경우에 제한 명령을 받게 되는 지요?
  특허청은 특허 출원의 심사상의 부담을 출원건 별로 일정하게 유지하고 또한 심사관의 전문성을 향상시키기 위하여 특허 출원을 기술 분야 별로 분류하며, 특허 출원의 발명 내용이 분류의 최소 단위를 벗어나 여러 단위에 해당할 경우 그중의 하나를 선택하도록 제한 명령 (Requirement of Restriction)을 내게 됩니다.

하나의 특허 출원이 여러개의 발명을 포함하는 것으로 결정되는 것은 특허 출원 명세서와 도면의 양과는 직접적인 관계가 없으며,  특허에 의한 보호를 받고자 하는 사항이 하나의 발명적 개념으로 묶어서 볼 수 있는 지가 중요한 기준입니다.

예를 들어 특정한 의약품을 만드는 장치와, 그 의약품을 제조하는 방법을 같이 한 특허 출원에서 청구하였을 때 심사관은 제조 방법이 그 의약품 이외의 다른 물질의 제조에도 사용될 가능성이 있다고 판단할 때에는 하나의 발명으로 볼 수 없고 별개의 2개의 발명인 것으로 하여 제한 명령을 내게 됩니다.

다른 예로서 발명과 관련한 문헌의 검색 (Search)가 발명의 실시예 별로 별도로 이루어져야 할 경우가 있습니다. 실시예란 발명의 개념을 구현한 구체적인 실례를 말하며, 예를 들어 광고판의 광고 내용을 시각적인 변화를 주도록 하여 사용자의 인식을 향상시키는 발명을 구현하는 실시예가 광고 문구의 색채를 변화시키는 실시예,  광고 문구의 밝기를 변화시키는 실시예 및 광고 문구의 위치를 변동시키는 실시예를 포함하는 경우 심사관은 각 실시예에 관한 문헌을 검색하는 업무가 별도의 확연히 구분되는 검색임을 지적하여 제한 명령을 낼 수 있습니다.

또 다른 예로서 신제품에 반영된 개량 발명이 여러 개량 사항을 포함하는 경우가 있습니다. 예를 들어 어린이용 세발 자전거가 바퀴의 타이어의 내구성 및 외관이 향상되도록 특별한 재질을 사용한 발명과,  조립과 분해가 용이하도록 만들어진 핸들의 프레임으로의 부착 구조의 발명과, 가볍고 안전하도록 설계된 고유한 구조를 갖는 프레임의 발명을 포함하는 경우, 청구 범위가 각각의 발명을 모두 독립적으로 청구하는 경우 심사관은 명확히 구분되는 여러개의 발명이 하나의 출원에 포함된 것으로 하여 제한 명령을 낼 것입니다. 청구 범위 작성시 어느 하나에 중점을 두고 다른 발명을 이에 종속시키는 경우, 예를 들어 프레임 구조를 반드시 갖도록 하되, 바퀴와 핸들은 선택적으로 갖도록 청구범위를 작성하는 경우 제한 명령을 피할 수도 있으나,  이런 경우 특허를 받은 후의 권리 행사가 제한되게 됩니다. 즉 발명에 의한 프레임을 갖는 세발 자전거에 대해서는 남들이 만들거나 팔지 못하도록 배타권을 행사할 수 있으나 프레임을 갖지 않고 바퀴만 사용하는 모방 제품이나, 핸들만 사용하는 모방 제품에 대해서는 배타권을 행사할 수 없습니다.

그러므로 특허 출원서의 작성에 있어서는  불필요한 지연이나 권리의 제한을 방지하도록 유의하여 작성하는 것이 바람직합니다.

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박윤근 (John K. Park) 변호사
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