미국에 특허 출원한 발명을 캐나다에 출원하려합니다. 캐나다에 특허 출원시 유의할 점은 무엇인지요?
  특허법에 대한 기본적인 요건인 신규성과 진보성의 개념은 세계 각국이 비슷하며, 캐나다도 마찬가지 입니다. 즉 특허 출원 발명은 새로운 기술적 발명이어야 하며, 그 분야에서 통상적인 지식을 가진 자의 관점에서 보았을 때 용이하지 않은 것, 즉 기술적인 곤란성을 극복한 것 이어야 합니다. 통상 신규성의 판단은 발명이 일반에게 공개된 일자를 기준으로 하되 공개된 방법과 공개 후 일정한 시기에 대해 주어지는 유예기간, 유예가 인정되는 사유에 관해 각국의 특허법은 처분을 달리하고 있습니다. 예를 들어 미국에서는 특허 발명이 구현된 상품을 미국 내에서 판매하기 시작한지 1년 이내에 특허 출원을 하지 않으면 신규성을 상실한 것으로 특허를 받지 못합니다. 그러나 캐나다에서는 다른 상황이 될 수 있습니다.

캐나다 특허의 중요한 차이의 하나는 선원 주의 원칙입니다. 이는 같은 발명에 대한 특허 출원이 여럿 있을 경우 가장 먼저 출원한 사람만이 특허를 받는다는 원칙입니다. 미국에서는 특허 출원의 선후가 근접한 경우에는 실제 발명을 누가 먼저했는가 하는 발명의 선후로서 권리자를 정하는 선발명 주의 원칙을 채택하고 있습니다. 즉 발명을 먼저 한 이상 실제 출원이 남들에 비해 다소 늦어지더라도 선발명자가 특허를 받게 되는 것이 원칙입니다. 캐나다 특허법은 선발명 주의에서 선원 주의로 전환하였으며, 미국 특허법도 선원 주의로의 전환을 고려하고 있습니다. 즉 캐다나에서의 특허 출원은 가능한 한 빨리 하여야 하며 미국 특허에 대해서도 추후 같은 원칙이 적용될 것으로 예상됩니다.

세계 주요국가들과 마찬가지로 캐나다에 대해서 미국 출원에 대한 우선권을 주장하여 출원할 수 있습니다. 그러므로 미국 출원을 한 지 1년 이내에 우선권을 주장하여 캐나다 출원을 하는 것이 신규성 상실의 손해를 피하기 위한 중요한 조치입니다.

캐다다 출원에 대해서는 특허 출원 중 및 특허를 받은 사건 모두에 대해 해마다 연금을 납부하여야 합니다. 반면 미국 특허 출원은 출원중 납부하는 연금은 없으며, 특허를 받은 후 연금은 3년차, 7년차 및 11년차에 납부할 의무가 있습니다. 즉 캐나다 출원에 대해서는 아직 심사가 착수되지 않았거나, 진행중인 출원건에 대하여도 연금을 납부하여야 하며, 계속적으로 발생하는 출원 비용의 일부로서 이해되어야 합니다.

캐나다 특허법은 또한 심사청구제도를 채택하고 있습니다. 캐나다 특허 출원은 미국 특허 출원과 달리 별도의 심사 청구가 있어야 심사를 개시합니다. 심사 청구는 출원일로부터 5년 이내에 하여야 합니다. 캐나다 출원에 있어서는 이같은 심사 청구 비용 및 연금 비용을 출원 단계에 고려하여야 합니다.

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박윤근 (John K. Park) 변호사
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