미국에 특허 출원한 발명을 외국에 출원하려합니다. 외국에 특허 출원시 유의할 점은 무엇인지요?
  과학 기술의 발전은 새로운 소비재 또는 서비스의 개발과 그 생산 및 제공 기술의 기초가 되고 있으며 특허는 이같은 개발에 투자한 비용을 회수하고 나아가 수익을 올리는 데 필수적인인 법적 보호 장치로서 중요성이 점점 증가하고 있습니다. 또한 국제간 교역의 증가로 생산 및 소비가 여러 국가에 걸쳐 일어나게 되면서, 같은 발명에 대한 여러 국가에서의 보호가 각국의 산업에서 중요한 전제가 되었습니다.

특허 발명은 제품의 설계도와 같이 같은 기술분야의 기술자라면 전세계적으로 공통적으로 이해할 수 있는 것이 아니라, 각국의 법제도에 따라 특허 명세서 작성, 심사 및 소송에 의한 침해 구제의 방법이 다릅니다. 즉 특허권은 일반적인 재화와는 달리 법적인 제한에 의해 국제간의 자유로운 이동성은 없으며, 각국별로 출원하여 심사를 받고 등록을 하여야 보호받을 수 있는 재산권입니다.

국가간의 원활한 교역을 위해 특허 제도의 통일을 위한 여러 차례에 걸친 조약 체결의 노력이 있었고, 그 결과 특히 산업화된 국가들의 특허 제도는 대체적으로 비슷한 절차 및 요건을 가지게 되어, PCT 국제 출원을 통한 외국 출원이나 개별적 외국 출원에 의한 각국별 특허 획득이 보다 예측가능한 일이 되었습니다.

다만 각국은 주권 국가로서 자국의 실정에 맞는 특허 제도를 유지 및 발전시켜나가고 있으며, 조약은 최소한의 공통 분모를 유지하며, 많은 세부적 사항은 각 조약 가입국에 위임하고 있습니다. 그러므로 외국 출원을 하기 위해서는 특허권의 획득 및 보호에 관한 차이점을 이해하는 것이 필요합니다.

외국 특허 출원에 대해 가장 유의할 점은 특허 출원 시기입니다. 세계 어느 나라이든지 특허는 새로이 발명한 것에 대해 주어집니다. 즉 이미 일반인에게 알려진 발명에 대해서는 특허가 주어지지 않습니다. 다만 어느 발명이 일반인에게 알려졌는지, 즉 특허 요건으로서의 신규성이 상실되었는 지 여부의 판단 기준은 각국별로 조금씩 다릅니다.

새로이 개발되는 기술이 소비자에게 인식되기 시작하면 경쟁업체의 의한 유사한 기술의 개발 및 특허 출원이 집중되게 됩니다. 그러므로 많은 유사한 발명이 짧은 시기에 같이 출원되게 되고, 이 경우 출원 또는 발명의 선후 결정 및 신규성 상실 여부의 판단이 아주 중요하게 됩니다.

특허 출원은 발명이 일반에게 공개되기 전에 하는 것이 가장 바람직하나, 비용 및 노력의 투자의 지연으로 발명이 이미 일반에게 공개된 후에 특허 출원을 추진하는 경우가 많이 있습니다. 또한 한 국가에 출원한 후 외국 출원을 하는 것을 상당한 시간이 흐른 후에 하는 경우가 있습니다. 각국 특허법은 이러한 현실과 심사 절차의 효율을 감안하여 신규성 상실의 예외에 대한 세부적인 규정을 두고 있습니다. 즉 학술이나 산업의 일반적인 활동에 부합하는 경우 어느 정도의 유예기간이 주어지는 경우가 많습니다. 외국 출원의 경우 발명이 공개된 시기와 방법이 해당 국가의 특허법을 만족하는 지 여부의 검토가 필요합니다.

---------



박윤근 (John K. Park) 변호사
박로펌 홈으로 가기